PROCESO 120-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 120-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza). Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Escasamente Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 551-2008-SCS-CS, de 21 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 28 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2135-2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza).

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

   1.2. Hechos relevantes

   1. Los hechos

      El 17 de septiembre de 1999, F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza), reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº 60/101,336 y Nº 60/136,531 presentadas en los Estados Unidos de América el 22 de septiembre de 1998 y 28 de mayo de 1999, respectivamente, solicitó patente de invención para COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES.

      El 25 de septiembre de 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1049, efectuándose la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 2000.

      El 29 de noviembre de 2000, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN formuló observación, siendo que, el 07 de mayo de 2001, F. Hoffmann-La Roche AG absolvió el traslado de la observación.

      El 09 de octubre de 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita Informe técnico, considerando a efectos de la evaluación, la publicación WO 98/04551, de 05 de febrero de 1998.

      El 10 de diciembre de 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 señalando lo siguiente:

      - En las reivindicaciones 6, 9, 23 y 32 se hace referencia a marcas registradas, siendo que no se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, pues el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque se conserve el nombre de marca, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de las reivindicaciones.

      - De acuerdo con lo señalado en el punto de suficiencia y claridad, las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que la observación es fundada en este extremo.

      - Respecto a la novedad y al nivel inventivo, el pronunciamiento se efectuará en caso de absolverse la objeción de claridad, para lo cual se tomará en cuenta el documento WO 98/04551, publicado el 05 de febrero de 1998, BISINDOLILMALEIMIDAS SUSTITUIDAS PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR.

      - Las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. La oposición formulada se considera fundada respecto a que la solicitud no cumple con el requisito de claridad.

      El 11 de mayo de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG dio respuesta al Informe Técnico Nº PCG 54-2003; siendo que, el 28 de septiembre de 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54-2003/a señalando lo siguiente:

      - Reiteró lo planteado en el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 respecto a que la utilización del término “compuesto terapéuticamente activo, estable amorfo” implicaría múltiples compuestos activos, cuando de acuerdo a lo descrito y ejemplificado en la memoria descriptiva, únicamente se encuentra soporte para los compuestos de fórmula I a VIII, tal como se especifica posteriormente en la reivindicación 14.

      - Las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

      Mediante Resolución Nº 1175-2004/OIN-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2004, la OIN denegó la patente de invención solicitada. Determinó que las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con los requisitos de claridad y soporte en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que no es posible acceder a la protección solicitada.

      El 11 de noviembre de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación; siendo que, el 01 de junio de 2005, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 32-2005, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

      Mediante Resolución Nº 665-2005/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución apelada y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.

      Posteriormente, se interpone demanda ante la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, declarando en sentencia infundada la demanda.

      F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación, donde se confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que la demandante interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia por indebida aplicación de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la demanda

      La demandante F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza) señala lo siguiente:

      - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de claridad, pues las formulaciones farmacéuticas reivindicadas están respaldadas en la descripción del invento.

      - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de novedad, pues si bien el documento WO9804551 se refiere a pirroles sustituidos, no está referido a un caso de formulación, por lo que su solicitud está dirigida a un complejo insoluble en agua formado por la dispersión molecular de ciertos compuestos insolubles específicos en un polímero iónico insoluble en agua, específicamente, se trata sobre la formulación de un nuevo inhibidor del ciclo celular. El documento WO9804551 no se refiere a formulaciones ni contiene referencias con respecto a compuestos insolubles, existiendo diferencia entre la formulación farmacéutica materia de la solicitud y la formulación descrita en la patente WO/9804551.

      La patente de invención solicitada posee nivel inventivo, toda vez que no sería obvio para una persona de habilidad promedio en la técnica. Asimismo, se han corregido las omisiones señaladas en la resolución impugnada, por lo que considera que son claras, debiendo otorgarse la patente de invención solicitada

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda

      El INDECOPI ha señalado lo siguiente:

      - Las nuevas reivindicaciones 2 a 9, 19 a 24, 26, 30, 31, 33 y 35 son idénticas a las reivindicaciones originales 2 a 5, 7, 8, 10, 11, 24 a 29, 31, 35, 36, 39 y 41, respectivamente.

      - Las nuevas reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16 son equivalentes a las reivindicaciones originales 12 a 15, 20 y 21 respectivamente, en donde la única modificación ha sido la eliminación de la palabra “aproximadamente”, tal y como se indicó en el Informe Técnico PCG 54-2003.

      - Las reivindicaciones 1 a 39 del pliego reivindicatorio presentado con el recurso de apelación no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria descriptiva cumple los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486.

      - No se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, puesto que el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque conserve el mismo nombre, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de la reivindicación, concluyendo que las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, objeción que también se aplica a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, 15, 16, 18 a 24, 26, 27, 30, 31, 33 y 35.

      - Teniendo en consideración que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, la observación presentada por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN) es fundada con respecto a la falta de claridad de la invención.

      CONSIDERANDO:

      Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

      Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 03 de diciembre de 2008.

      Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente se presentó el 17 de septiembre de 1999, en plena vigencia de la Decisión 344.

      Que, en tal sentido, se interpretarán de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente:

      DECISIÓN 344

      Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en...