PROCESO 53-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 53-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI de la República del Perú. Marca: "FIGURATIVA". Expediente Interno: 00930-2012-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 930-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00930-2012-0-1801-JR-CA-04.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

El Auto de 27 de mayo de dos mil quince por el cual se acepta el impedimento del Dr. Luis José Diez Canseco Núñez.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ

   * ANTECEDENTES

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 19 de septiembre del 2008, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto FIGURATIVA constituida por el logotipo de una forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas; de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * El 5 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", el extracto de la solicitud de registro de la marca de producto FIGURATIVA, sin que se haya presentado oposición de terceros.

   * El 24 de junio del 2009, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 10828-2009/TPI-DSD denegó, de oficio, el signo solicitado por considerar que el logotipo no presenta características particulares que permitan atribuirle un origen empresarial determinado, es decir por carecer de distintividad.

   * El 21 de julio del 2009, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C interpuso recurso de reconsideración, manifestando que el signo resulta distintivo, por sí mismo, al consistir en una original combinación de formas, siendo idóneo para identificar el origen empresarial del signo.

   * El 26 de agosto del 2010 la Dirección de Signos Distintivos indicó que habiéndose verificado que los argumentos expuestos en el escrito de 21 de julio del 2009 no constituyen nueva prueba susceptible de motivar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión, por lo tanto se calificó al escrito como recurso de apelación.

   * El 28 de octubre del 2011 mediante Resolución 2403-2011/TPL-INDECOPI, el INDECOPI denegó la Resolución 10828-2009/DSD-INDECOPI de 24 de junio de 2009.

   * El 9 de febrero del 2012 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó demanda contenciosa administrativa contra la resolución 2403-2011/TPI-INDECOPI.

   * El 22 de junio del 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, presentó contestación a la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

   * El 21 de mayo del 2014 mediante Resolución Diez la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., por considerar que el signo solicitado carece de aptitud distintiva.

   * El 13 de junio del 2014 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Diez de la Corte Superior de Justicia de Lima.

   * Mediante auto de 27 de noviembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   * La Corte consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud:

   "Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486".

   + Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   * PRODUTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Que existen dos tipos de signos de naturaleza cromática: una marca compuesta por un color per se, siempre que este se encuentre delimitado por una forma específica (monocromática) y; una combinación de dos o más colores, sin que sea necesario que la misma se encuentre delimitada por una forma específica (multicromática)

   * Que la combinación de colores solicitada por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C, cumple los requisitos legales para ser registrada como marca de producto multicromática, contrariamente a lo sugerido en el análisis de la Resolución 2403-2011/TPI-INDECOPI ya que a diferencia de los signos monocromaticos que deben cumplir con el requisito legal de estar contenidos dentro de una forma específica, los signos multicromáticos no dependen de ninguna forma geométrica o de cualquier otra índole para superar el examen de distintividad, sino que tal examen se centra de manera exclusiva en determinar si la combinación y distribución de colores que los componen poseen aptitud distintiva.

   * Que el análisis debe girar en torno a la aptitud distintiva no de la figura geométrica, sino de la citada combinación de colores plasmada en ocho figuras irregulares, lo cual si resulta peculiar.

   * Que resulta evidente que el signo solicitado consiste en una original combinación de formas y colores delimitada por una figura rectangular, posee aptitud distintiva, porque por sí misma esta conjunción de figuras y colores resulta llamativa e inusual para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Que el Tribunal INDECOPI no ha considerado que en otros casos ha otorgado el registro de marcas distintivas similares al que es materia de la solicitud de PARAÍSO.

   * Que la Resolución impugnada vulnera el Principio del Debido Procedimiento ya que no ha sido adecuadamente motivada. Además resulta pertinente indicar que existen diversos principios rectores que deben ser respetados por parte de la Autoridad, dentro de los cuales destacan nítidamente aquellos que inciden de manera directa sobre los derechos y garantías del administrado, como es el Derecho a la Propiedad Industrial.

   * Que PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., solicitó la marca FIGURATIVA, como una estrategia de marketing, para impulsar la difusión y posicionamiento de sus espumas, en las cuales ha empleado diversas marcas registradas bajo el término principal "ZEBRA", constituyendo una familia de marcas en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

      * El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      * Que el signo solicitado para registro por el demandante carece de distintividad ya sólo se constituye por una figura sencilla (rectángulo) dentro de la cual se aprecian rayas irregulares, que contiene una distribución y combinación de los colores gris y lila.

      * Que para poder ser protegido tiene que tener el poder de diferenciar en la mente del consumidor, productos competidores que se le ofrecen en el mercado.

      * Que la marca constituida sólo por una figura sencilla, sin elementos que le den particularidad, no es distintiva, es decir no es capaz de cumplir con la función de información al consumidor que la Ley le exige.

      * Que el signo solicitado será apreciado como una etiqueta con un diseño que se asemeja a la piel de una cebra, la cual se enmarca en el estilo de diseño "animal print", ampliamente conocido y aplicado a distintos productos, sin poder vincular el producto a un origen empresarial determinado.

      * Que la figura solicitada, no posee distintividad para merecer un derecho de exclusiva, en tanto no es capaz de vincular, por sí misma, el producto que pretende identificar.

   3. Sentencia de Primera Instancia.

      * La Vigésima Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ...