PROCESO 53-IP-2002

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2002
• Fecha de publicación: 13 Septiembre 2002
• Número de registro: 53-IP-2002
• Número de Gaceta: 833
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO No. 53-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), f), g) y h), 62, 64 y 65 de la Decisión 85; 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 3426. Actor: SOCIEDAD LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. Marca: “LAURA ASHLEY”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de la Consejera Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo cual mediante auto de veintiocho de junio de 2002 su admisión a trámite fue considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

La actora, sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., persigue la nulidad de las Resoluciones No. 11.511 del 26 de diciembre de 1990; 2.145 del 27 de noviembre de 1991; y 3.014 del 1 de septiembre de 1992 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio mediante las cuales otorgó el registro de la marca “LAURA ASHLEY más GRAFICA”; clase 24 y como consecuencia de la anterior declaratoria se ordene la cancelación del certificado de registro de esta marca.

Se persigue la nulidad de las resoluciones puesto que, según expresa, se otorgó el registro de la marca indicada violando la normativa comunitaria en esta materia: Decisiones 85 y 344.

Sostiene la actora que la marca registrada no cumplió con los requisitos para la concesión de la misma, ya que no es novedosa ni distintiva por cuanto se encontraba registrada con anterioridad en el ámbito mundial por la sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. Además de producir con ese registro, engaño al público consumidor respecto de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características y usos de los productos LAURA ASHLEY.

Alega la actora que las marcas “LAURA ASHLEY” y “LAURA ASHLEY más GRAFICA” son notorias alrededor del mundo por cuanto: - han sido utilizadas por su legítimo titular por casi cuarenta años consecutivos; - han sido registradas en ochenta y siete países; - han sido ampliamente publicitadas; - las cifras de ventas en los países en los que se comercializan los productos legítimamente marcados hacen concluir que los mismos han sido ampliamente difundidos y reconocidos por el público consumidor; - el registro de la marca efectuado en Venezuela desde 1981 es un indicio del hecho de que la marca es notoriamente conocida dentro del mercado del Pacto Andino, inclusive siete años antes que la señora Alfandary solicite su registro en Colombia.

Indica que LAURA ASHLEY es el nombre de una persona que nunca prestó su consentimiento a la peticionaria de la marca, como tampoco autorizaron sus herederos para que utilice este nombre, violándose las normas andinas.

La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por carecer de apoyo jurídico, sostiene que el acto administrativo se ajustó a pleno derecho y a las normas comunitarias en materia de Propiedad Industrial.

Expresa esta entidad que la sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., no ha presentado ante la oficina competente de su país el registro a favor de la marca “LAURA ASHLEY” para distinguir productos de la clase 24, como tampoco ejerció su derecho de oposición en el momento oportuno.

El señor Julio José Seneor como apoderado de la sociedad Victorian Decor Ltda., así como de la señora Ivette Rubén de Alfandary se opone a cada una de las pretensiones de la demandante, sostiene que de todas las pruebas aportadas sobre el uso de la marca no se ha demostrado que sea notoria y que su registro en distintos países no prueba el uso de ella. Alega por otra parte que la marca de su poderdante es novedosa, intrínseca y extrínsecamente, no pudiendo inducir al público en error.

Manifiesta, el tercero interesado, que las pruebas aportadas no son contundentes, eficaces ni pertinentes por una serie de errores cometidos, y que además se pretende probar un hecho que aún demostrado no es de naturaleza tal, que pueda influir en la Decisión que se tome. Por otra parte opina que la “notoriedad” que aduce la actora debe probarse en Colombia y no en otro país diferente, que debe ser anterior a la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, y finalmente que las pruebas para demostrar la supuesta notoriedad no han logrado establecer tal condición.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, éstas son, los artículos 56, 58 literales a), f), g) y h), 62, 64 y 65 de la Decisión 85; 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal interpretará las normas de la Decisión 85 por razón de que en su vigencia se aprobaron determinados actos jurídicos. Normas que se transcriben seguidamente:

DECISION 85

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.”

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

h) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.

Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas;”

“Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.

“Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.”

“Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.”

DECISIÓN 344

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca...