PROCESO 53-IP-2001

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 718
• Número de registro: 53-IP-2001
• Fecha de publicación: 27 Septiembre 2001
• Sección: Procesos
• Año: 2001
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 53-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e), e interpretación de oficio del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala. Expediente Interno Nº 2187 LY. Actor: “BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.”. Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA”

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Dr. Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del 1 de agosto de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

Comparece como demandante la sociedad “BIC, INDUSTRIA ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A.”, por medio de su apoderado, y como partes demandadas, el Ministerio de Comercio Exterior; el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y la Jabonería Nacional, como tercero beneficiario.

Se pretende con la demanda, que se declare la nulidad de la Resolución No. 0944500, la que rechazó sus observaciones y ordenó la continuación del trámite de registro de la marca “DISEÑO DE ETIQUETA”, por lo que el actor solicita se deje sin efecto el acto administrativo que contiene la resolución referida.

El demandante sostiene que la Resolución violó los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 ya que, según manifiesta, el signo registrado en la Dirección de Propiedad Industrial no es sólo “Diseño de Etiqueta” sino que se trata de palabras genéricas “cloro liquido” y por la “marca registrada BIC” que en forma artificiosa solicitó el registro del signo BIC que guarda semejanza de carácter fonético-auditiva y gráfico-visual, que los vuelve confundibles.

El Procurador General del Estado presenta sus siguientes excepciones: a) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, b) Improcedencia de la demanda por falta de requisitos formales; c) Falta de derecho del actor, porque considera que se trata de marcas que protegen productos pertenecientes a diferentes clases internacionales; d) Caducidad del derecho del actor; e) Incompetencia del Tribunal, f) Plus Petitio.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, órgano emisor del acto administrativo, también contestó la demanda, negando pura y llanamente los argumentos de hecho y de derecho de la demanda y reafirmando la legalidad de la resolución administrativa impugnada.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca no contestó la demanda.

El tercero beneficiario del acto administrativo impugnado, luego de negar pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, argumenta en su defensa que su empresa Jabonería Nacional S.A., es propietaria de las marcas BIC CON BICLORO desde 1970 y PULIDOR BIC (Diseño) desde 1980, ambas protegen bienes de la clase internacional No. 3, lo que le da el derecho de usar y proteger los diseños de etiquetas que contengan la marca BIC. Sostiene que la demandante necesitó en su oportunidad de un convenio con la Jabonería Nacional S.A., para poder registrar y usar sus marcas en el Ecuador. Indica además que desde 1973 las marcas BIC, han coexistido en el mercado pacíficamente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) e interpretación de oficio del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

DECISION 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.

(...)

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

“Art. 102.- EL derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

CONSIDERACIONES:

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad, notoriedad, coexistencia marcaria y marcas derivadas.

II.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.-

La marca es un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existan en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente, por lo que la normativa comunitaria busca mecanismos de protección.

El artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que un signo debe reunir para poder ser registrado, cuales son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Destacaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81:

La distintividad, principal requisito, es la esencia misma de la marca, permite diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares.

El Tribunal ha manifestado respecto de esta característica:

“Signo distinto...