PROCESO 56-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 56-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: INKALAB (denominativa). Expediente Interno: 307-2011-0-1801-JR-CA-03

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 307-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 307-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

Las partes:

Demandante: Intradevco Industrial S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: Andrés Ronie Costa Martínez

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 3 de abril de 2009, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó el registro de la marca de servicio INKALAB (denominativa) para distinguir “servicios médicos, consultas en materia de farmacia, servicios de análisis o toma de sangre, exámenes radiológicos” de la Clase 44 de la Clasificación de Niza.

   2. Intradevco Industrial S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas INTRALAB (Certificado 69855) e INTRALAB y logotipo (Certificado 79920) que distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza.

   3. Mediante Resolución de 373-2010/CSD-INDECOPI de 15 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

   4. El 5 de marzo de 2010, Intradevco Industrial S.A. formuló recurso de apelación. Mediante Resolución 2990-2010/TPI-INDECOPI de 29 de diciembre de 2010, la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 373-2010/CSD-INDECOPI, que otorgó el registro del signo solicitado.

   5. Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contencioso administrativa. Mediante la sentencia de 9 de enero de 2013, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda.

   6. Intradevco Industrial S.A. presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

   La interpretación deberá tener en cuenta que las marcas registradas INTRALAB e INTRALAB y logotipo distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, dentro de los cuales se encuentran productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos. Mientras que la marca registrada INKALAB distingue servicios médicos, consultas en materia de farmacia, servicios de análisis o toma de sangre, exámenes radiológicos de la Clase 44 de la Clasificación de Niza. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, en el marco de la Decisión 486

   .

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Intradevco Industrial S.A. argumentó lo siguiente:

   8. Solicita la nulidad de la Resolución 2990-2010/TPI-INDECOPI, que otorgó el registro del signo solicitado.

   9. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión.

   10. Existe conexión competitiva entre los productos y servicios a distinguir en las Clases 5 y 44, respectivamente.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda señalando que:

   11. Se encuentran registradas a favor de distintos titulares en las Clases 5 y 44 varios signos distintivos que incluyen la partícula LAB en su conformación. LAB es la forma usual de abreviar la palabra LABORATORIO en español y significa LABORATORIO en inglés.

   12. El solicitante ya es titular y, por ende, ostenta derechos de exclusiva sobre la marca de servicio INCA LAB, inscrita bajo Certificado 56090 para distinguir servicios médicos de la Clase 44 de la Clasificación de Niza, cuya impresión sonora es idéntica al signo solicitado INKALAB.

   13. En el presente caso, “no obstante que los signo identifican productos y servicios vinculados, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales y atendiendo a que el solicitante es titular de la marca INCA LAB (…) resulta razonable suponer que los consumidores y/o usuarios vincularán al signo solicitado con la marca registrada anteriormente a favor del solicitante y no con las marcas registradas a favor de la opositora”.

   14. De la revisión del expediente no consta el escrito de contestación por parte del tercero interesado Andrés Ronie Costa Martínez.

4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   15. Mediante la sentencia de 9 de enero de 2013 se declaró infundada la demanda “por considerar que no existe riesgo de confusión y es posible la coexistencia pacífica en el mercado entre la marca registrada a favor del señor Andrés Ronie Costa Martínez (“INKALAB”) y las marcas “INTRALAB e INTRALAB y logotipo” registradas por la demandante, debido a que existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, por lo que no se produce una confusión indirecta; y, no se encuentra dentro de la prohibición de registro prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

5. Fundamentos del recurso de apelación:

   16. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

       CONSIDERANDO:

   1. Competencia del Tribunal

   17. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   18. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   19. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el artículo 134 literal a) de la misma normativa.

   20. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

       DECISIÓN 486

       (…)

       DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

       Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       a) las palabras o combinación de palabras;

       (…)

       Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

       a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

       (…)

       .

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.

   21. En el presente caso, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó el registro de la marca de servicio INKALAB (denominativa) para distinguir “servicios médicos, consultas en materia de farmacia, servicios de análisis o toma de sangre, exámenes radiológicos” de la Clase 44 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.

   22. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

       La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

       La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

       La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

       Los elementos constitutivos de una marca.

       El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente...