PROCESO 51-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: TRIDIMENSIONAL. Expediente Interno: 4463-2010-0-1801-JR-CA-15

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 4463-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4463-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto de 18 de junio de 2014 mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercera interesada: CLOROX PERÚ S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 3 de marzo de 2005, Intradevco Industrial S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular en la que se aprecian las palabras INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y RUC 20417378911, con tres divisiones igualmente circulares, donde también se aprecia la denominación SAPOLIO en letras características para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

2. El 1 de junio de 2005, Clorox Perú S.A. formuló oposición sobre la base de su marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico (Certificado 103006) de la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Asimismo, mediante Expediente 197037-2003 de 28 de noviembre de 2003 solicitó el registro de la forma tridimensional de un envase cilíndrico en la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

3. Mediante Resolución 3703-2008/OSD-INDECOPI de 5 de marzo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo hasta que se resuelvan de manera definitiva los Expedientes 254895-2005 y 78676-2006, correspondientes a las acciones de nulidad de las marcas registradas a favor de Clorox Perú S.A.

4. Mediante Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI de 5 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos levantó la suspensión, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado por Intradevco Industrial S.A., por haberse declarado infundadas las acciones de nulidad incoadas en contra de las marcas registradas a favor de Clorox Perú S.A.

5. El 25 de agosto de 2009, Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación. Mediante Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010, la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI.

6. Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contencioso administrativa. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2012, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda.

7. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

8. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: “La forma de juzgar la semejanza entre formas tridimensionales. Riesgo de confusión entre signos (formas tridimensionales) pertenecientes a la misma clase y que distinguen casi los mismos productos. Dado que el demandante afirma que se habría replicado la forma de sellado característico de su envase se consulta si debe tomarse en cuenta para el análisis de los signos el artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. Cuál es el rol específico que debe jugar la conexión competitiva en ese análisis”.

   2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. argumentó lo siguiente:

9. Solicita la nulidad de la Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010, mediante la cual la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI, denegando así el registro solicitado por Intradevco Industrial S.A.

10. No existe riesgo de confusión entre los signos figurativos confrontados.

11. El signo solicitado presenta numerosas diferencias como el pico del envase que presenta una forma plenamente diferenciable.

12. La marca SAPOLIO es notoriamente conocida.

    2. Fundamentos de la contestación a la demanda:

    El Indecopi contestó la demanda señalando que:

13. Se denegó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular, en la que se aprecian las palabras INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. escritas en letras característica, con tres divisiones SAPOLIO INTRADEVCO peticionado por el demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza, indicando que resulta confundible con la marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico, que distingue productos de la Clase 3 y de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, registrada a favor de CLOROX PERÚ S.A.

14. El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

    La tercera interesada CLOROX PERÚ S.A. argumentó lo siguiente:

15. Defiende la legalidad de la Resolución 1057-2010/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 2010. Existe riesgo de confusión entre los signos figurativos confrontados.

16. Intradevco intenta apropiarse de la característica de la botella de Clorox que el consumidor ya asocia a esta empresa para aprovecharse de la reputación y el posicionamiento que goza Clorox en el mercado peruano. La característica primordial del envase es el pico sellado al calor.

17. Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación de Niza.

    4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

18. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2012, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda, por considerar que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada por la demandante INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y la marca constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico registrada a favor de CLOROX PERÚ S.A., “en atención al riesgo de confusión por la similitud de los envases y la conexión competitiva de los productos que distinguen, por lo cual se verifica que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

    5. Fundamentos del recurso de apelación:

19. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

    CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

20. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

21. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

22. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa.

23. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

    DECISIÓN 486

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

6. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de...