PROCESO 18-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma Decisión.

Marca: CLARKS (denominativa).

Actor: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC.

Proceso interno Nº. 2009-00628.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 11 de marzo de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2009-00628;

El auto de 9 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Señor JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, presentó acción de cancelación por no uso, contra el registro de la marca CLARKS (denominativa), certificado Nº. 130.493, la cual se encontraba registrada a favor de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 26 de septiembre de 2002, por Oficio Nº. 15183 la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS (denominativa).

      3. Constan en el informe remitido por el consultante y en la demanda, los siguientes datos:

   1. El 09 de diciembre de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY (entonces, titular de la marca CLARKS), presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (denominativa).

   2. El 24 de diciembre de 2002, por Resolución Nº. 42051, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca CLARKS (denominativa).

   3. El 12 de febrero de 2003, el señor Julián Andrés Trochez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución Nº. 42051.

   4. El 23 de diciembre de 2003, por Resolución Nº. 36430, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición y revocó la Resolución Nº. 42051 en sentido de no aceptar la renuncia total a los derechos de propiedad exclusiva.

   5. El 22 de enero de 2004, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, cambió de nombre a WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, y realizó el traspaso de la marca CLARKS (denominativa) a CADBURY ADAMS USA LLC.

   6. El día 24 de enero de 2004, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº. 36430 de 23 de diciembre de 2003.

   7. El 27 de febrero de 2005, la marca CLARKS (denominativa) expiró, sin que la misma fuera renovada por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, en razón de que la misma había sido renunciada el 09 de diciembre de 2002.

   8. El 25 de febrero de 2008 por Resolución Nº 5530, el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial confirmó la Resolución Nº. 36430 del 23 de diciembre de 2003, a pesar de la expiración de la marca CLARKS.

      4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, resolvió la acción de cancelación, interpuesta por el señor Julián Trochez, y canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      5. El 14 de marzo de 2008, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

      6. El 24 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº. 12644, decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución impugnada.

      7. El 10 de julio de 2009, mediante Resolución Nº. 34754 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución Nº. 6870.

      8. De esta manera queda agotada la vía gubernativa.

      9. El 19 de noviembre de 2009 la sociedad CADBURY ADAMS USA. LLC., presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

      10. La Sala de lo Contencioso, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

      11. Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, Resolución Nº 12644 de 24 de marzo de 2009 y Resolución Nº 34754 10 de julio de 2009, por medio de las cuales se canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa).

      12. Violación del artículo 171 de la Decisión 486 ya que de acuerdo al contenido de esta norma, el 9 de diciembre de 2002, fecha en la que se presentó la renuncia total al registro de la marca CLARKS (denominativa) no recaía sobre esta marca embargo o garantía alguna que pudieran impedir la renuncia de dicho registro por parte de su titular. Por lo que “no existía limitación alguna para que el titular de la marca CLARKS (…) renunciara a dicho derecho”.

      13. Se violó la citada norma comunitaria al sostener que en virtud al principio de imparcialidad, “había lugar a resolver primero la acción de cancelación por no uso presentada por el señor JULÍAN ANDRÉS TROCHEZ contra el registro de la marca CLARKS (…) y luego si proceder a resolver la renuncia de los derechos sobre la misma presentada por su titular”.

      14. Afirma que, “el derecho de dominio del titular de un registro marcario, es un derecho supremo, que se encuentra por encima de cualquier decisión de la administración respecto del mismo, y que por tanto, se puede disponer del mismo libremente en cualquier tiempo y sin condicionamientos”.

      15. La administración violó el mencionado artículo “al anteponer la cancelación por no uso presentada contra la marca CLARKS (…) y negar la renuncia de su titular al registro de esta marca, pues es claro que este artículo no establece como causal de no aceptación de la renuncia, la cancelación por no uso presentada por un tercero”.

      16. Carencia de objeto jurídico de las resoluciones demandadas que cancelaron el registro de la marca CLARKS, ya que el registro de dicha marca era inexistente en razón a que se había renunciado a él. Pues “al momento en que se presentó la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca CLARKS (…) el titular de dicho registro dio respuesta a dicha acción en el sentido de manifestar que de conformidad con el artículo 171 de la Decisión 486 renunciaba de manera total al derecho que le asistía sobre el registro de la marca CLARKS Nº. 130.493”.

      17. De acuerdo al artículo 174 de la Decisión 486, el registro de la marca CLARKS caducó de pleno derecho en el momento en que el titular no solicitó la renovación del mismo. Por lo tanto “una vez más se demuestra que las resoluciones demandadas carecen de objeto jurídico toda vez que el registro de marca sobre las que versan, caducó al no ser renovado, antes de que su Despacho decidiera la acción de cancelación contra el mismo”.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda.

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

      18. Con la expedición de las resoluciones impugnadas “no se ha incurrido, en violación...