PROCESO 113-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 113-IP-2008

Interpretación prejudicial, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 203-2008. Actor: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA. Marca: W WEST COAST & DISEÑO (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de enero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 3 de diciembre de 2008, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Las partes.

      Demandante: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA.

      Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (INDECOPI)

      - PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

      Tercero Interesado: ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN.

   2. DATOS RELEVANTES.

      1. Hechos.

         1. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, solicitó el 3 de diciembre de 2003 el registro como marca del signo W WEST COAST & DISEÑO (mixto), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 197448-2003.

         2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la señora ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN presentó oposición al registro del signo mixto WEST COAST & DISEÑO, con base en la marca mixta WESCOTT & DISEÑO, registrada en Perú bajo el certificado Nº 95498 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 7167 del 1 de junio de 2005, declaró infundada la oposición formulada por ADELA IRAIDA CORDÓVA LUJÁN y otorgó el registro solicitado.

         4. La señora ADELA IRAIDA CÓRDOVA LUJÁN, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

         5. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 0316-2006/TPI-INDECOPI del 9 de marzo de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la resolución impugnada y denegar el registro de marca solicitado.

         6. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, interpuso ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, República del Perú, demanda administrativa de impugnación de resolución administrativa en contra del INDECOPI.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

         La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

         1. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles; sus características gráficas y fonéticas son totalmente diferentes.

         2. Sostiene, que al hacer la comparación entre dos signos mixtos no debe tenerse en cuenta únicamente la parte denominativa, sino el conjunto marcario como un todo.

         3. Argumenta, que el INDECOPI en casos similares al presente, ha llegado a soluciones muy diferentes.

         4. Agrega, que la sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WEST COAST LTDA., es titular de la marca mixta W WEST COAST & DISEÑO en diversos países, incluyendo algunos de la Comunidad Andina. Por tal motivo, no es coherente que el registro solicitado en Perú se deniegue.

      3. La contestación de la demanda.

         a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (INDECOPI).

         El INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Afirma, que los signos en conflicto son confundibles, ya que presentan una similitud gráfica y fonética que generaría riesgo de confusión en el público consumidor.

         • Sostiene, que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI hizo un exhaustivo análisis de registrabilidad del signo mixto W WEST COAST & DISEÑO, de conformidad con las previsiones de la normativa comunitaria.

         • Indica, que en relación con los productos de la clase 25, el público consumidor presta especial atención al momento de seleccionarlos y adquirirlos. Se fija en las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a dichos productos.

         2. Por parte del tercero interesado.

         Una vez revisados los anexos que acompañan la solicitud de interpretación prejudicial, no se remite la contestación por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

         iV. Competencia del Tribunal.

         El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

5 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

VI. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

B. Comparación entre marcas mixtas.

C. Signos en idioma extranjero.

D. Autonomía de las oficinas de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto WEST COAST & DISEÑO, ya que se afirma es semejante a la marca mixta WESCOTT & DISEÑO. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

...