PROCESO 264-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 264-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C.

Marca: “TORITO” y logotipo.

Expediente Interno N° 07578-2010-0-1801-JR-CA-04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, recibida el 19 de diciembre de 2013 se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C.

   Demandado TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

   Tercero: CROSLAND TECNICA S.A. PERU

2. Actos demandados

   MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de la Resolución No. 2158-2010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI de 12 de diciembre de 2008, a través de la cual se declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. y consecuentemente prohibió a la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C el uso del signo DISEÑO TORITO II y/o G&TORITO y/o G&I TORITO, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

   Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 12 de diciembre de 2008, CROSLAND TECNICA S.A. PERU interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES Sociedad Anónima Cerrada, manifestando ser titular la marca “TORITO y logotipo” que distingue productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y que ha llegado a su conocimiento que la empresa demandada ha importado neumáticos (llantas) identificados con los signos TORITO II, G& TORITO y TORITO y logotipo.

      - El 23 de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción interpuesta y dispuso que se practique una diligencia de inspección a fin de verificar los hechos denunciados.

      - El 13 de febrero de 2009 se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada, sin embargo se constató que el domicilio inspeccionado corresponde a una vivienda.

      - El 3 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, solicitó a CROSLAND TECNICA S.A. PERU que señale con claridad el domicilio exacto donde se deberá notificar de la acción e indicando si requiere realizar una nueva diligencia de inspección, para lo cual debía acreditar el nuevo pago de la tasa correspondiente.

      - El 9 de marzo de 2009, CROSLAND TECNICA S.A. PERU señala el nuevo domicilio.

      - El 15 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso que se practique nuevamente una inspección de oficio, a fin de verificar si las personas que domicilian en el referido local están relacionadas con la demandada y de ser el caso que se ejecuten las medidas cautelares ordenadas.

      - El 22 de junio de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección y se pudo advertir que en el local inspeccionado funciona el establecimiento de las empresas MARIA ESTHER S.A.C. y ZAGLE S.A.C., quienes se dedican a la comercialización de herramientas para la construcción y llantas.

      - El 3 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a la demandada, tras verificar que ésta no ha cumplido con absolver el traslado de la acción interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A.

      - El 21 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación convocada el 3 de agosto de 2009.

      - El 24 de agosto de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. presentó un escrito negando los afirmaciones de la acción interpuesta y defendiendo la no confundibilidad de los signos G & Z TORITO frente a la marca registrada TORITO y logotipo.

      - El 7 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI por medio de la cual declaró fundada la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. en contra de la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C.

      - El 21 de diciembre de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C., dentro del término legal, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes mencionada.

      - El 2 de marzo de 2010, CROSLAND TECNICA S.A., contestó el Recurso.

      - El 22 de septiembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución No. 2158-2010/TPI-INDECOPI por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI de 12 de diciembre de 2008.

      - MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de las Resoluciones anteriores.

      - El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo el 4 de diciembre de 2012, declara infundada la demanda en el proceso seguido por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. contra INDECOPI y CROSLAND TECNICA S.A.

      - MARÍA ESTHER INVERSIONES S.A.C., apela la sentencia anterior ante el Juez del Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima y solicita que se eleve el expediente al Superior Jerárquico y plantea como pretensión principal la nulidad e insubsistencia de la Resolución No. 2158-2010/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución No. 3417-2009/CSD-INDECOPI.

      - El 28 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 7 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136, inciso d) del artículo 155, y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - El 19 de diciembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 75789-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C.

      - “Sostienen los demandados en las resoluciones cuestionadas que mi representada por el solo hecho del uso de la palabra “TORITO”, ha incurrido en la violación de la marca, a pesar de haber demostrado con toda claridad y precisión que la co demandada Crosland Técnica S.A. no comercializa llantas para carretillas de transporte de material de construcción (bugis) y que las características de la escritura utilizada para comercializar este producto no tiene similitud con la marca que usa la co demandada Crosland Técnica S.A. al haber antepuesto la demandante a dicha palabra, las letras “G & Z” y G&I, y II, no habiéndose con esta acción causado ningún perjuicio”.

      - “La co demandada Crosland Técnica S.A. (…) es una empresa importadora y comercializadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, reiterando que mi representada solo se dedica a la importación y comercialización de llantas para uso de carretillas empleadas para el transporte de materiales de construcción, línea totalmente diferente a la que tiene la antes mencionada parte procesal”.

      - “La palabra “TORITO”, no puede pertenecer a la esfera del patrimonio de la empresa “Crosland Técnica S.A. porque esta palabra es un sustantivo diminutivo de la palabra TORO, vocablo que sirve para señalar al animal de la familia de los bóvidos, y que pertenece al idioma castellano, por lo tanto, es de uso obligatorio de todos los peruanos”.

      - “En el mercado coexisten diversas marcas, que pueden presentar similitudes, pero esta circunstancia no puede generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor”.

      - “El uso por parte de mi representada de la marca “G & Z TORITO”, no puede determinar la existencia de un comportamiento que atente contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, sea contrario a la buena fe comercial, porque las llantas que son materia del reclamo, por sus características, referidas a la dimensión, peso, composición de los elementos de fabricación, mercado, precio, clientes hacen que sean totalmente diferentes de las comercializadas por la...