PROCESO No. 116-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 116-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: Nº 2003-00507. Marca: “SUNLESS” (MIXTA). Actor: Belleza Express S.A.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 del de enero del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1868, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 22 de octubre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003-00507.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: BELLEZA EXPRESS S.A.

   La parte demandada la constituyen: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y la Sociedad Mulier Pharma S.A.

2. Acto demandado

   La Sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta de la marca SUNLESS (mixta), otorgada mediante Resolución Nº 5715 de 26 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496.

1. Determinación de los hechos:

   El 31 de julio de 2000, la sociedad Mulier Pharma S.A. solicitó el registro del signo SUNLESS (mixto) para distinguir productos cosméticos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 5715, de 26 de febrero de 2001, se concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta) a nombre de Mulier Pharma S.A., publicándose así en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496.

   El 11 de noviembre de 2003, la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta del registro de la marca SUNLESS (mixta) por contravenir las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser el signo solicitado uno de tipo descriptivo, por lo que carece del requisito de distintividad.

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió mediante auto de 26 de julio de 2004, admitir la demanda. Sin embargo, Mulier Pharma S.A., tercera con interés directo, no contestó la presente demanda. Así, mediante auto de 27 de febrero de 2006, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se abre a pruebas el presente proceso.

   Por medio de escrito de 26 de enero de 2007, la apoderada de la sociedad actora presentó sus alegatos de conclusión, los cuales básicamente indican que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó en detrimento del interés general al atribuir al signo solicitado “SUNLESS” los requisitos exigidos en la ley para poder ser registrado como marca.

   Mediante auto de 20 de noviembre de 2007, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

   La parte actora BELLEZA EXPRESS S.A. anota que, al efectuar el estudio de distintividad del signo solicitado SUNLESS (mixto), la Superintendencia debió haber notado que la palabra “SUNLESS” es una expresión descriptiva usada comúnmente en el mercado de los cosméticos para informar a los consumidores de ciertos productos que se utilizan para lograr una apariencia bronceada sin que se requiera exposición alguna al sol, como quiera que la expresión SUNLESS es una palabra en inglés que significa “estar sin luz del sol”. Asimismo, el hecho de que la misma se encuentre definida en los diccionarios de habla inglesa es indicativo de su falta de distintividad, ya que las palabras que se encuentran en los diccionarios son aquellas que están permitidas en el lenguaje común y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como marcas.

   Agrega que, el hecho de que el consumidor de productos cosméticos, especialmente el de bronceadores y autobronceadores, es un consumidor con un grado mayor de conocimiento del habla inglesa que el consumidor promedio ya que estos bienes no son adquiridos por mera necesidad sino con el objeto de embellecer la estética personal, por lo tanto, es muy probable que el consumidor de bronceadores y autobronceadores conozca el significado del término SUNLESS y lo asocie a “productos que no requieren exposición al sol”. Advierte que, la expresión “SUNLESS” es un término en el mercado de bronceadores y autobronceadores para describir productos cosméticos que no requieren exposición al sol, por lo tanto, el uso de esta palabra en los mencionados artículos no cumple con la función de diferenciación que se requiere ya que apenas cumple con la función de describir la característica principal del producto.

   Expresa que, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió aplicar el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que la marca “SUNLESS” (mixta) gozaba de suficiente distintividad. Se considera que existió una indebida interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 al considerar que la marca SUNLESS (mixta) es distintiva cuando en realidad la misma carece de toda distintividad. Anota también que al concederse la marca “SUNLESS” (mixta), la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que de haberse realizado un examen correcto de la distintividad de la marca, habría encontrado que el signo solicitado “SUNLESS” es descriptivo y, por lo tanto, no podría ser registrado.

   Manifiesta que, del anterior análisis se concluye que SUNLESS no es apta para cumplir las funciones de los signos distintivos ya que no reúne los requisitos exigidos en la ley y en la jurisprudencia para el registro de marcas, por lo tanto, de concederse el registro de la marca, los comerciantes de productos cosméticos estarían impedidos de utilizar la expresión SUNLESS para informar al público consumidor sobre una característica de cierto tipo de productos, lo que claramente es contrario a la ley y vulnera el derecho a la libre y leal competencia.

3. Contestación a la demanda:

   El 03 de diciembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

   Manifiesta que con la expedición de la resolución acusada en esta acción no se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales, supranacionales o legales que rigen el tema del derecho marcario, como quiera que dicho acto fue expedido de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas en el Decreto 2153, de 1992 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Advierte que, de los documentos obrantes en el expediente 00057157 contentivo de la actuación administrativa referente a la solicitud de registro de la marca SUNLESS (mixta) para distinguir productos de la Clase 03 solicitada por la sociedad Mulier Pharma S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

   Afirma que, se ha considerado en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia...