PROCESO 099-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 099-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: GLISTER. Actor: AMWAY CORPORATION. Proceso interno Nº 6910-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Marco Idrobo Arciniega, relativa a los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6910-NR;

El auto de 8 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: compañía AMWAY CORPORATION

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: WARNER LAMBERT COMPANY

b) Hechos relevantes

De conformidad con los hechos descritos por el consultante se tiene:

En febrero de 1997, AMWAY CORPORATION, por medio de su apoderado, solicitó el registro como marca del signo GLISTER, para identificar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud, la compañía WARNER LAMBERT COMPANY presentó observación sobre la base del registro de sus marcas LISTERDEN, LISTEREX, LISTEROL, COOL MINT LISTERINE que distinguen productos de la Clase 3.

Mediante Resolución Nº 973857, de 12 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación y denegar el registro de la marca GLISTER. Contra esta Resolución AMWAY CORPORATION presentó acción subjetiva o de plena jurisdicción.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La demanda, de acuerdo al informe del consultante dice “que las marcas (sic) de las empresas en disputa, han coexistido pacíficamente en varios países del mundo, inclusive en su lugar de origen –Estados Unidos de América- y que, como consecuencia de la coexistencia pacífica, cualquier riesgo de confusión se desvaneció. Que la marca (sic) ‘GLISTER’ es notoriamente conocida y que ha sido registrada en varias partes del mundo, inclusive en varios países de la CAN, por lo que la solicitud ecuatoriana era perfectamente registrable”.

De acuerdo al mismo informe, la demandante manifiesta que “no existe riesgo de confusión” que en el campo fonético “la disparidad de las sílabas tónicas y su ubicación diversa, hacen que la pronunciación de los signos antes descritos sea diversa” que en el plano “ortográfico-visual tampoco existe posibilidad de confusión, pues las marcas (sic) (…) poseen una extensión gramatical diferente, así como también es evidente que la longitud y el número de sílabas es diverso” y que entre los signos en conflicto al ser apreciados en forma conjunta “no existe ninguna similitud de relieve (…)”.

Finalmente, dice que el signo GLISTER “cumple con el requisito de distintividad establecido en el Art. 84 (sic) de la Decisión 344 (…)” y que en la Resolución impugnada “existe una errónea aplicación del literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

De acuerdo al informe del consultante, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo que: “Comparece en esa calidad el Abogado Nelson Velasco Izquierdo, quien se limita a negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica la Resolución impugnada No. 973857. Concluye solicitando que en sentencia se acoja sus excepciones y se rechace la demanda”.

También, de acuerdo al informe del consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda presentando las siguientes excepciones “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda; (…) d) Que analizadas las marcas (sic) podemos ver que existen semejanzas, que además los signos de las empresas AMWAY CORPORATION Y WARNER-LAMBERT INC. están destinados a proteger productos competitivamente conexos, existiendo riesgo de confusión; e) Que la marca (sic) ‘GLISTER’ es la reproducción parcial de los signos ‘LISTERDEN’, ‘LISTEREX’, ‘LISTEROL’, ‘COOL MINT LISTERINE’; f) Que el registro del signo ‘GLISTER’ puede generar riesgo de asociación respecto de los signos WARNER-LAMBERT COMPANY, g) que la coexistencia extranjera no es vinculante para la oficina nacional competente; h) teniendo en cuenta lo expuesto, se concluyó que la marca (sic) incurre en la prohibición del Art. 83, literal a) de la Decisión 344 (…)”.

WARNER-LAMBERT COMPANY, tercero interesado en el proceso, de conformidad con el informe del consultante, considera que la Resolución impugnada “se encuentra debidamente motivada”. Dice que contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones “1. Prescripción y caducidad de la demanda; 2. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho; 3. Ausencia de legítimo interés y excepción de defecto legal; 4. Alega absoluta falta de derecho del demandante e improcedencia de la demanda, pues las marcas en las que se fundamentó la oposición (sic) son notoriamente conocidas (…)”. De acuerdo con el citado informe sostiene que “formó una familia marcaria con base en la partícula LISTER; que la marca (sic) ‘GLISTER’ no puede ser registrada al existir marcas idénticas, similares y semejantes previamente inscritas. También sostiene que el registro de la marca (sic) ‘GLISTER’, vulneraría lo establecido en el Art. 83, literales d) y e) de la Decisión 344, al imitarse signos notoriamente conocidos; las marcas de WARNER-LAMBERT COMPANY deben ser protegidas de signos como ‘GLISTER’ que las imiten, al reproducir todas las letras de las denominaciones previamente registradas (…)”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo GLISTER fue en febrero de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344; y,

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el...