PROCESO 213-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 213-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 155 literal d), 157 primer párrafo, 201, 212 último párrafo, 214, 221, 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: LA CACICA (mixta).

Actor: sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Proceso interno Nº. 2008-00441.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, recibida en este Tribunal el 19 de noviembre de 2013, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2008-00441;

El auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad VIRMAX LIMITED.

* Hechos.

1. El 10 de mayo de 2006, la sociedad VIRMAX LIMITED, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA CACICA (mixta) con la frase COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 569 de 31 de octubre de 2006. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 36822 de 29 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signos solicitado. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

4. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada Resolución.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, presentó escrito de demanda bajo los siguientes argumentos:

1. El 16 de diciembre de 2004, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA solicitó la protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Por Resolución Nº. 4819 de 4 de marzo de 2005 se concedió la protección a la denominación de origen solicitada para distinguir "CAFÉ DE LA ESPECIA ARÁBIGA, producido en la zona geográfica denominada ZONA CAFETERA COLOMBIANA (reconocida como tal desde los años 60), delimitada también en la misma Resolución, cuyas características comprende la de ser una café `SUAVE, DE TAZA LIMPIA, CON ACIDEZ Y CUERPO MEDIO/ALTO, AROMA PRONUNCIADO Y COMPLETO, PROPIO DEL CAFÉ PROVENIENTE ÚNICAMENTE DE LA ESPECIE ARÁBIGA, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DEBEN A LOS FACTORES HUMANOS DE SOMETIMIENTO AL PROCESO DE BENEFICIO HÚMEDO, DE RECOLECCIÓN SELECTIVA, CON UN ALTO COMPONENTE MANUAL, A SER CULTIVADO POR CAFETEROS DE TRADICIÓN Y CONOCIMIENTO, CON PROCESOS DE SELECCIÓN ESMERADOS Y CONTROLADOS' (...)".

2. Violación del artículo 135 literal j) de la Decisión 486.

3. La expresión que identifica a una denominación de origen "dejará de ser descriptiva, genérico o común, y pasará a ser un signo DISTINTIVO, con las prerrogativas de exclusividad que conlleva dicho reconocimiento", por lo tanto "no puede ser usada por terceros no autorizados, ni siquiera como descriptor del origen del producto".

4. Los terceros no podrán usar una denominación de origen protegida de acuerdo al artículo 157 de la Decisión 486.

5. La denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA goza de notoriedad, la cual se encuentra demostrada.

6. La marca solicitada "reproduce y evoca la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA". Agrega "las expresiones COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE no son explicativas dentro de la etiqueta, pues COLOMBIAN unido a COFFEE consiste en la traducción o evoca la misma idea de la expresión CAFÉ DE COLOMBIA, la cual, al estar protegida como denominación de origen, ha dejado de ser genérica, descriptiva o usual".

7. "la palabra COLOMBIAN es la traducción al inglés de la palabra COLOMBIANO. Ahora bien, la expresión completa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE significaría `Café relación colombiana'. En consecuencia, nos encontramos en presencia de expresiones sustancialmente idénticas en términos de su significado".

8. La palabra COLOMBIAN "no solo es fonética, ortográfica y visualmente similar a la palabra COLOMBIA, sino que al tratarse de los mismos productos (...) evoca inmediatamente a la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA".

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada "no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina".

2. La Superintendencia no ha pretendido ni pretende desconocer la denominación de origen protegida CAFÉ DE COLOMBIA.

3. "Si bien, la marca `CACICA' (mixta) (sic) clase 30 se encuentra acompañada de una figura y aparece en letra pequeña la expresión `Colombian Relationship Coffee' se tiene que no evoca la denominación de origen ni constituye una violación de los derechos preexistentes sobre la denominación de origen `CAFÉ DE COLOMBIA' (...) el hecho de que se mencione las palabras `COFFEE' y `COLOMBIA' en letra pequeña en la parte inferior de `LA CACICA' (mixta) no confiere el uso exclusivo de los términos en mención".

4. Finalmente, "Como puede observarse en el signo solicitado `LA CACICA' (MIXTA), las palabras `COFFEE' y `COLOMBIA', aparecen como accesorias al signo sin que pueda predicarse que evocan la denominación de origen o desconozcan los derechos existentes sobre el particular, tal y como lo afirma la parte actora, ya que existen elementos nominativos y gráficos que le dan la suficiente distintividad ampara ser registrado como marca, sin que induzcan a confusión o error al consumidor".

   * Tercero interesado.

   La sociedad VIRMAX LIMITED tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

1. No se violó el artículo 135 literal j) de la Decisión 486.

2. Afirma que la solicitud del registro marcario es LA CACICA (mixta) mientras que la expresión Colombian Relationship Coffee es explicativa, por lo que "el solicitante no reivindica derecho alguno sobre ésta". Las frases explicativas no son apropiables.

3. Agrega que "las frases explicativas están compuestas por términos genéricos o descriptivos que si bien pueden ser registradas para acompañar a una marca en particular, no confieren al titular mismo de la marca el derecho al uso exclusivo sobre dicha expresión explicativa".

4. Respecto al artículo 157 de la Decisión 486 "la frase explicativa `Colombian Relationship Coffee' no es una reproducción en ningún sentido de la denominación de origen `Café de Colombia'". En ningún momento la frase explicativa que acompaña al signo LA CACICA (mixto) pretende significar lo mismo que la denominación de origen protegida CAFÉ DE COLOMBIA.

5. El término Relationship hace alusión a una forma de hacer negocios.

6. Recalca que "a través de la frase explicativa `Colombian Relationship Coffee' MI REPRESENTADA EN NINGÚN MOMENTO ESTÁ REPRODUCIENDO LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN `Café de Colombia'.

7. La frase explicativa en discusión acompaña a la marca mixta LA CACICA "Dicha expresión no pretende ser más que un complemento publicitario e informativo por medio del cual no sólo se informa el verdadero origen del producto, sino también las implicaciones que acarrea el método de negocio utilizado". La frase explicativa "no hace parte de los derechos exclusivos concedidos con el registro marcario de la marca LA CACICA (mixta)".

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo LA CACICA (mixto), fue el 10 de mayo de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de...