PROCESO 02-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e), i) y último párrafo, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.

Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo).

Actor: sociedad CEMENTO ANDINO S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Proceso interno Nº. 7939-2013.

Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 10 de enero de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 135, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 7939-2013;

El auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: CEMENTO ANDINO S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro del lema comercial "EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR" para acompañar a la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo que está registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

* A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

* Por Resolución Nº. 03947-2011/DSD-INDECOPI de 10 de marzo de 2011 la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por considerar que:

* "no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual refuerce la distintividad del signo registrado al que se pretende publicitar".

* Por el contrario "se configura como una frase simple y poco ingeniosa que no es capaz de ser el elemento característico sobre la base del cual el público consumidor evoque el signo que pretende publicitar (...)".

* La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de reposición. La Dirección de Signos Distintivos "calificó el recurso impugnativo presentado por Cemento Andino S.A. como un recurso de apelación, toda vez que no sólo contiene una nueva prueba, sino que, además, contiene argumentos de puro derecho o se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas producidas (...)".

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2942-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, confirmó la Resolución impugnada.

* Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.

* Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09, de 29 de agosto de 2012, el 6º Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió la demanda contencioso administrativa y declaró infundada dicha demanda.

* La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por Resolución número cinco de 13 de marzo de 2013, REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia, y, en consecuencia declaró nulas las Resoluciones impugnadas.

* Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación.

* El recurso de casación fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 31 de octubre de 2013, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135, 175 y 176 de la Decisión 486.

* Fundamentos de la demanda.

La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta demanda contencioso administrativa en la que dice:

* En la Resolución impugnada se ha considerado de manera errónea "que el signo solicitado resulta ser carente de creatividad siendo incapaz de reforzar la distintividad de la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERU CEMENTO FUERZA y logotipo", al respecto, considera que "el signo solicitado por nuestra representada tiene aptitud distintiva, ya que es una frase creativa que evoca la necesidad de un país por tener cemento, y que dicha necesidad puede ser cumplida por el producto marcado con el signo registrado".

* La Resolución arriba citada "señala que de los medios probatorios adjuntados no se advierte que el mismo haya sido empleado para publicitar la marca antes mencionada (...)".

* Las pruebas aportadas en el proceso administrativo demostrarían "el uso efectivo y constante en el mercado del lema comercial solicitado para registro EL PERU NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (...)"

* Por lo que ha quedado demostrado que el lema comercial solicitado "está publicitando todas nuestras marcas (...)".

* Respecto "a la figura de la distintividad sobrevenida, adquirida o `secondary meaning' esta brinda la posibilidad, a quien ha hecho uso de la marca, de acceder al registro al que ab initio le fue imposible hacerlo por la supuesta incursión en prohibiciones absolutas".

* Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando:

* El lema comercial solicitado carece de distintividad "siendo una frase laudatoria y por ende descriptiva de los productos distinguidos por la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo de la cual sería complemento".

* Agrega que no es distintiva y no refuerza la marca a la que acompañará "pues se limita a atribuir una condición que cualquier otro (sic) organización atribuiría a sus productos, es decir, que existe una necesidad de cemento y que sus productos son los mejores".

* El lema comercial se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

* No resulta aplicable al presente caso la figura del secondary meaning ya que "los medios probatorios presentados no permiten apreciar que se haya logrado implantar en la mente del público consumidor a esa denominación como indicadora de un origen empresarial determinado".

* Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia,

* La Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09 de 29 de agosto de 2012 que declara infundada la demanda contencioso administrativa, fundamenta su decisión en que:

* El lema comercial solicitado constituye una frase "laudatoria y por tanto descriptiva de los productos que distingue la marca que se pretende publicitar, limitándose a alabar las cualidades del cemento que el lema identifica, señalando que éste es un mejor producto en comparación a otros producidos por los demás competidores".

* El lema comercial solicitado carece de distintividad y por tanto no se le puede conceder derecho de exclusiva.

* No le es aplicable la figura del secondary meaning en virtud a que, las pruebas acompañadas no determinan que, el lema solicitado "haya logrado implantar en el público consumidor, la referida denominación como indicadora de un determinado origen empresarial, ni establece el nivel de implantación y reconocimiento en el mercado, que refuerce la distintividad de la marca a publicitar".

* Fundamentos del recurso de apelación.

La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta recurso de apelación en el que argumenta:

* El lema comercial solicitado debe ser analizado en relación con la marca registrada ya que es un signo de complementariedad y por ello cumple fines publicitarios.

* Recalca el hecho de que el lema comercial solicitado goza del requisito de distintividad exigido por la norma comunitaria.

* Fundamentos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia que resuelve la apelación se fundamenta en:

* El lema comercial debe cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma, sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos "no ha cumplido con analizar cada uno de los...