PROCESO 109-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 109-IP-2008

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 84, 93 y 128 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Actor: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Asunto: Marca “RICAFLOR” (denominativa) en la Clase Internacional 31. Expediente Interno: Nº 060-00-AB.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 548-TDCAG-08-060-00-AB, de 05 de agosto de 2008, recibido en este Tribunal el 07 de octubre de 2008, el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 060-00-AB.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de noviembre de 2008.

1. Antecedentes:

1. Determinación de los hechos relevantes.

   El 08 de abril de 1996, la sociedad RICAFLOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, presenta solicitud de registro del sigo “RICAFLOR” (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 13 de octubre de 1997, la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. presenta observación a la solicitud de registro del signo “RICAFLOR” (denominativo) fundamentando que tiene registrada desde hace muchos años en el Ecuador y en otros países, la marca de fábrica “RICA” para proteger productos en la misma Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases internacionales como marcas de fábrica, de servicio y nombre comercial.

   El 10 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial dictó la Resolución Nº 972890, mediante la cual rechazó la observación interpuesta por la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. y concedió el registro del signo “RICAFLOR” (denominativo) a favor de la compañía RICAFLOR S.A.

   El 10 de febrero de 2000, la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. presenta recurso de plena jurisdicción o subjetivo en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999.

1. Fundamentos de la Demanda:

   La compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. es propietaria de la denominación “RICA” registrada como marca de fábrica, marca de servicios y nombre comercial, según el siguiente detalle:

   • La marca de producto “RICA”, inscrita el 30 de octubre de 1969, bajo el título Nº 809; renovada por primera vez, el 24 de agosto de 1988, con el título Nº 1026-88; la segunda renovación fue efectuada el 06 de septiembre de 1993, con el título Nº 1718-93 vigente hasta el 29 de noviembre del año 2003, para proteger productos como: fruta de toda clase, frescas, secas, deshidratadas, en harina, en jugo, enlatados o no, para consumo interno o para la exportación.

   • La marca de producto “RICA”, inscrita el 06 de mayo de 1992, bajo el título Nº 845-92, vigente hasta el 06 de mayo del año 2002, para proteger productos como: pescado, camarones y en general toda clase de crustáceos; toda clase de frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, comprendidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • La marca de producto “RICA”, inscrita el 06 de septiembre de 1993, bajo el título Nº 2161-93, vigente hasta el 06 de septiembre del año 2003, para proteger productos comprendidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a excepción de salsas y productos para armonizar o sazonar los alimentos.

   • La marca de producto “RICA”, inscrita el 23 de enero de 1985, bajo el título Nº 378-95 renovada por primera ocasión el 26 de marzo de 1990, mediante título Nº 314-90; la segunda renovación efectuada el 24 de febrero de 1995, mediante título Nº 532-95, registro que se halla vigente hasta el 23 de enero del año 2005, para proteger todos los productos comprendidos dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • La marca de servicio “RICA y Etiqueta”, inscrita bajo el título Nº DNPI -351-96-MICIP, emitido el 16 de octubre de 1996, para proteger los servicios comprendidos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • La marca de producto “RICA y Etiqueta”, solicitada el 26 de octubre de 1994, expediente Nº 51303, para proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • El nombre comercial “RICA y Etiqueta”, inscrito el 03 de marzo de 1997, mediante el título Nº DNPI-28-97-MICIP.

   EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. señala que son marcas que han adquirido renombre, absoluta notoriedad, importancia y prestigio, gracias a la seriedad comercial, la constancia en el cumplimiento de sus compromisos, la calidad de sus productos y de sus servicios, el éxito de su esfuerzo diario, su acierto en la organización empresarial, el espíritu de capacitación de su clientela y más el cumplimiento de determinadas normas de conducta, de medios y de resultados.

   El signo solicitado “RICAFLOR” (denominativo) no puede ser susceptible de registro porque el Director Nacional de Propiedad Industrial, lamentablemente no consideró prescripciones legales, tales como:

   El artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica, (vigente a la fecha en que se presentó la observación) que establecía: “no podrán registrarse como marcas, los nombres, palabras y en general distintivos ya registrados y usados por otra persona (...)”.

   El artículo 43, incisos primero y segundo de la ley mencionada, que establecía: “Marca imitada es la no inscrita, igual o semejante a la inscrita” y “legalmente hay semejanza entre dos o mas marcas, siempre que una o mas de sus partes se confundan a primera vista”.

   El signo solicitado “RICAFLOR” (denominativo) es semejante a las marcas registradas, por lo tanto, trae toda clase de confusión a primera vista con las marcas registradas “RICA” de la observante EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

   El signo solicitado por la sociedad RICAFLOR S.A. presenta tanto semejanza como similitud con las marcas registradas “RICA” lo cual induce a error, engaño y confusión al público consumidor lo cual determina que carece de total distintividad, violando el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. solicita que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo, contenido en la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999.

3. Contestación a la demanda:

   El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda en los siguientes términos:

   • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   • Alega la legitimidad de la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999, por provenir de autoridad competente, y haber sido expedida observando las formalidades de la ley de la materia.

   • Improcedencia de la demanda porque las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento legal.

   • Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.

   El Procurador General del Estado, no contesta la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno.

   En el presente caso, se ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, se considera que no es pertinente la interpretación del artículo 82 literales a) y h. Asimismo, de Oficio, se interpretarán los artículos 84, 93 y 128 del mismo cuerpo legal, a fin de resolver el proceso interno Nº 060-00-AB.

   Las normas a interpretarse se transcriben a continuación:

   Decisión 344:

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos

   Esta disposición no será...