PROCESO 246-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 246-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05296-2010-0-1801-JR-CA-17. Actor: ALFREDO PARODI B Y G.S.A.C. Marca mixta CABALLERO CARMELO. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca.

Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio No.5296-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, recibido por este Tribunal el día 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 05296-2010-0-1801-JR-CA-17.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

Que, con auto de 14 de marzo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

2. partes.

   Demandante: ALFREDO PARODI B Y G S.A.C.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: GREGORIO ACHAYA LEVA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La marca mixta CABALLERO CARMELO fue registrada en Perú a favor de la sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., bajo el Certificado No. 12966, para amparar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 8 de noviembre de 2007, el señor GREGORIO ACHAYA LEVA solicitó la cancelación por falta de uso de la marca mencionada anteriormente.

      3. El 19 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 1528-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la acción de cancelación y ordenó cancelar el registro de la marca mixta CABALLERO CARMELO.

      4. El 15 de julio de 2009, la sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El 3 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0961-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1528-2009/CSD-INDECOPI.

      6. La sociedad ALFREDO PARODI B Y G S.A.C., interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución.

      7. El Décimo Sétimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo Permanente, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 11 de julio de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las resoluciones impugnadas.

      8. El 7 de agosto de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

      9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      10. Manifiesta, que la marca cuestionada viene siendo utilizada de manera regular y permanente en el Perú. Lo anterior tiene sustento en:

          • La presencia casi exclusiva de los productos que distingue la marca mixta CABALLERO CARMELO en los supermercados E. WONG S.A. y de HIPERMERCADOS METRO S.A.: DESTILADO DE UVA y del PISCO ACHOLADO.

          • Las facturas en relación con las empresas E. WONG S.A. e HIPERMERCADOS METRO S.A., lo que demuestra la comercialización del producto.

          • La carta de la empresa SANDUGRAF’S E.I.R.L., encargada de elaborar las etiquetas de la marca por más de doce (12) años.

      11. Indica, que sólo tiene registrada la marca que se pretende cancelar.

          3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      12. El INDECOPI contestó la demanda con base en el siguiente argumento:

      13. Indica, que no hay evidencia del uso integro de la marca mixta CABALLERO CARMELO. Sólo hay evidencia del uso de la denominación CABALLERO CARMELO. Por lo tanto, no se prueba el uso de la marca tal y como fue registrada.

      14. Agrega, que el uso de un signo denominativo no implica el uso de un signo mixto. No se acredita que los productos comercializados se hayan distinguido con la marca mixta registrada.

      15. Expresa, que las facturas por sí mismas no dan la certeza del uso de la marca. Se necesitaban otras pruebas adicionales como afiches publicitarios o fotos, ya que en este caso se pretende probar la marca adherida al producto.

   2. Por parte del tercero interesado.

      16. Mediante Resolución No. 6 de 16 de mayo de 2012, se declaró rebelde al señor GREGORIO ACHAYA LEVA.

          4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

      17. El Décimo Sétimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 11 de julio de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que el titular del registro de la marca mixta CABALLERO CARMELO, acreditó el uso íntegro de la misma durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la interposición de la Acción de Cancelación. Sustentó su decisión en las facturas comerciales y en la carta de la empresa SANDUGRAF’S E.I.R.L.

          5. RECURSO DE APELACIÓN.

      18. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   19. El Tribunal de...