PROCESO 247-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 247-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 137, 190, 191, 192, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A.

Marca: “SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ” y logotipo

Expediente Interno N° 03923-2011-0-1801-JR-CA-13.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 10 de octubre de 2013, recibida por este Tribunal vía correo electrónico el 27 de noviembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ

   Tercero Interesado: INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C.

2. Actos demandados

   CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 0806-2011/TPI-INDECOPI 006455-2010-DSD-INDECOPI de 26 de abril de 2011, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocar la Resolución No. 2456-2009/CSD-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, y en consecuencia declarar fundada la acción de nulidad propuesta por INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C (antes Donancino Garriazo Chalco) contra el registro de la marca de productos SANTA CRUZ CERVEZ PUNO – PERÚ y logotipo.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 29 de enero de 2007, el señor Donanciano Garriazo Chalco, solicita la nulidad del registro de la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO-PERÚ y logotipo, que distingue productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado No. 117293 a favor de la Corporación Industrial Santa Cruz S.A., manifestando ser titular de la marca y nombre comercial SANTA CRUZ que protege productos comprendidos en la clase internacional No. 30 y realiza actividades que comprenden a los productos de las clases 29 y 30 del Nomenclátor.

      - El 19 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la nulidad por el plazo de dos meses al demandado para que presente su contestación.

      - El 7 de marzo de 2007, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. contestó el recurso manifestando que los productos que distinguen las marcas en conflicto no guardan vinculación alguna y que el signo registrado a su favor, luego del respectivo procedimiento administrativo, cumplió con todas las formalidades que requiere la Ley para poder ser concedido.

      - El 16 de marzo de 2007, Donanciano Garriazo Chalco señala que la marca cuya nulidad se pretende carece de distintividad y fue obtenida de mala fe y además incorpora como prueba el certificado No. 125169, correspondiente al registro de la marca SANTA CRUZ Y LOGOTIPO, para productos de la clase internacional No. 29, conferida a su nombre.

      - El 6 de junio de 2007, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ señaló que dentro de un recurso de nulidad de marca, el tema de la “competencia desleal” no es materia controvertida y se aparta del fondo del asunto.

      - El 23 de julio de 2009, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. señaló que ha adquirido los derechos sobre la marca SANTA CRUZ de propiedad del señor Donanciano Garriazgo Chalco por lo que se le debe nombrar como sucesor procesal en el procedimiento.

      - El 7 de agosto de 2009 la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que se considerará como accionante a INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C.

      - Con fecha 4 de septiembre de 2009, mediante Resolución No. 2456-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta, pues consideró que el registro de la marca SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ y logotipo no se encuentra incursa en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.

      - El 18 de septiembre de 2009, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A. interpone recurso de Reconsideración contra la antes referida Resolución, manifestando que su marca y nombre comercial se encuentran en uso efectivo y público incluso con anterioridad al registro cuya nulidad se pretende, por lo que dicho signo es reconocido por los consumidores.

      - El 12 de octubre de 2009, CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. contestó el antes citado recurso y señaló que el mismo fue interpuesto contra una Resolución inexistente por lo que el mismo debía ser considerado improcedente, adicionalmente señaló que ninguno de los argumentos de la accionante desvirtúan lo resuelto por la Primera Instancia.

      - El 10 de mayo de 2010, mediante Resolución No. 1095-2010/CSD-INDECOPI declaró infundado el Recurso de Reconsideración y manifestó que la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO – PERÚ y logotipo no se otorgó contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

      - Con fecha 28 de mayo de 2010, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. interpuso Recurso de Apelación defendiendo su derecho de exclusiva sobre los signos SANTA CRUZ o TUXA SANTA CRUZ y adicionalmente solicita que la Comisión de Competencia Desleal del INDECOPI emita un informe técnico para que confirme la configuración de los actos de competencia desleal.

      - Con fecha 19 de julio de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual informó que, dado que la acción de nulidad se sustenta en actos de competencia desleal respecto de los cuales la Sala tiene competencia, determinan no ha lugar la solicitud de informe técnico requerido por INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C.

      - El 6 de septiembre de 2010, CORPORACION INDUSTRIAS SANTA CRUZ S.A. contestó el Recurso de Apelación negando los fundamentos de hecho y de derecho de la acción.

      - El 4 de octubre de 2010, INDUSTRIAS TUXA SANTA CRUZ S.A.C. insiste en la mala fe en el registro, toda vez que los productos tienen los mismos canales de distribución y de mercadeo y en consecuencia susceptibles de generar confusión indirecta en el consumidor.

      - Con todos los fundamentos de hecho y de derecho de las partes, el 13 de abril de 2011, mediante Resolución No. 0806-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual consideró que el registro de la marca de producto SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ y logotipo fue concedida contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486, por lo que se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.

      - El 22 de julio de 2011 CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. presenta demanda contencioso-administrativa, contra las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, solicitando la nulidad de las mismas y el 20 de noviembre de 2012, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda de nulidad interpuesta.

      - CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. presenta Apelación de la Sentencia anterior y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva.

      - El 10 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 5 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los incisos a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - El 13 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 279-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   2. Fundamentos de la Demanda

      CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Respecto a la confundibilidad, se debe tener presente, que la semejanza entre los signos enfrentados, lo cual no se configura, ambos signos son mixtos, además el signo SANTA CRUZ CERVEZA PUNO–PERÚ de la clase 32 es relevante para distinguir cervezas, y de ninguna manera en la evocación del consumidor provocaría confusión con SANTA CRUZ de la clase 29 de la Nomenclatura oficial, además ambos signos pertenecen a diferentes fines, sin poder mezclarse por cuanto pertenecen a diferente clasificación, uno dedicado a la cerveza y el otro a hamburguesas”

      - “La utilización en particular por parte de una empresa no debe ser obstáculo para que otra intente...