PROCESO 250-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 250-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02637-2011-0-1801-JR-CA-17. Actor: FADA PHARMA S.A. Marca: FADA (denominativa).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 2637-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 28 de noviembre de 2013, y recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02637-2011-0-1801-JR-CA-17.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FADA PHARMA S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercera Interesada: HADA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad FADA PHARMA S.A., solicitó el 31 de agosto de 2009 el registro como marca del signo denominativo FADA, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 27 de noviembre de 2009 la sociedad HADA S.A. formuló oposición con base en el siguiente signo distintivo:

         • Marca denominativa HADA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 39688, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El 09 de abril de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 0894-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

      4. El 30 de abril de 2010, la sociedad HADA S.A. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El 04 de febrero de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0260-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 0894-2010/CSD-INDECOPI y denegando el registro solicitado.

      6. La sociedad FADA PHARMA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

      7. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 11 de 14 de mayo de 2012, declaró infundada la demanda.

      8. El 11 de junio de 2012, la sociedad FADA PHARMA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

      9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonéticos y gráficos.

      11. Indica, que no habría riesgo de confusión directa ni indirecta.

          3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI

      12. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

      13. Indica, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto fonético y conceptual. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión.

      14. Sostiene, que HADA y FADA tienen en mismo significado.

      15. Expresa, que como se trata de marcas farmacéuticas se debe evitar cualquier clase de confusión.

   2. Por parte de la Tercera Interesada

      16. La sociedad HADA S.A. fue declarada Rebelde mediante la Resolución No. 06 de 4 de enero de 2012.

          4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

      17. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 11 de 14 de mayo de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente:

          “Al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es parecido, ya que las vocales que la componen son iguales, así: “HADA” y “FADA”, y sólo se diferencian en la primera consonante “H” y “F”, por tanto, son fonéticamente coincidentes.

          (…)

          …si bien el signo que se solicita para su inscripción, cuenta con significado determinado, sin embargo, el mismo no es conocido por el público consumidor medio del sector, resultando desconocida para la gran mayoría de las personas, al no ser un término que se utiliza normalmente en el lenguaje cotidiano, en razón de ello, no evocan una idea o un concepto.

          (…)

          Además, teniendo en cuenta que dentro de los productos se encuentran considerados los productos farmacéuticos, y en ello es necesario precisar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando que el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno (…)”.

          5. RECURSO DE APELACIÓN.

      18. La sociedad FADA PHARMA S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       Cómo debe analizarse e interpretarse la identidad conceptual no evidente para los consumidores, de signos que sean idénticos o semejantes, dentro del ámbito de la Decisión 486

       .

   20. Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

       A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

       Artículo 134

       A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       a) las palabras o combinación de palabras;

       (…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La similitud ideológica.

3. Comparación entre signos...