PROCESO 260-IP-2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 260-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: ISODIN (denominativa).

Actor: Sociedad MEDIFARMA S.A.

Proceso interno Nº. 06523-2010-0-1801-JR-CA-10.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 17 de diciembre de 2013, se recibió en este Tribunal vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 06523-2010-0-1801-JR-CA-10.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad MEDIFARMA S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad ISDIN S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 11 de diciembre de 2008, la sociedad MEDIFARMA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo ISODIN (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Presentó oposición la sociedad ISDIN S.A. sobre la base de sus marcas ISDIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5; e, ISADIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

* La sociedad MEDIFARMA S.A. limitó la cobertura de sus productos únicamente a productos farmacéuticos.

* Por Resolución Nº. 02408-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por ISDIN S.A. y denegó el registro del signo solicitado.

* La sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1376-2010/TPI-INDECOPI de 18 de junio de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

* Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número doce, de 30 de octubre de 2012, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número ocho de 11 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad MEDIFARMA S.A. presentó escrito de demanda en el que expone:

* Que "ambas marcas se encuentran conformadas por prefijos distintos y claramente diferenciales (/ISO/ e /ISA/). Siendo, la especial conjunción del prefijo con la partícula DIN, la que otorga distintividad a la marca solicitada y determina que ésta no sea confundible con la denominación ISADIN".

* Los términos que conforman los signos son frecuentemente utilizados dentro de las marcas farmacéuticas.

* Los signos en conflicto "poseen secuencias vocálicas disímiles (...)", por lo que desde el punto de vista gráfico son diferentes.

* Que es titular de la marca ISODINE y que el signo solicitado ISODIN pretende distinguir un producto derivado de la marca ISODINE.

* "Resulta ilógico pensar que se puede presentar un riesgo de confusión entre los signos ISADIN e ISODIN, cuando existe registrada la marca ISODINE a favor de mi representada con anterioridad a la marca ISADIN, máxime si tenemos en cuenta que los términos ISODIN e ISODINE son pronunciados prácticamente igual. Sin duda es claro que la inclusión de la letra A en la marca ISADIN ha conllevado a crear un signo que puede ser altamente diferenciado, caso contrario la autoridad administrativa no hubiera permitido su registro pues debió considerar que el mismo podía resultar confundible con la marca previamente registrada ISODINE".

* El signo solicitado cumple con el requisito de distintividad exigido por el artículo 134 de la Decisión 486.

* Entre los signos en conflicto existen marcadas diferencias.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando:

* El signo solicitado ISODIN y la marca ISDIN distinguen productos de la Clase 5, por lo que son confundibles entre sí y son susceptibles de causar riesgo de confusión en el mercado.

* Por su parte, la marca ISADIN distingue productos de la Clase 3, por lo que existe vinculación entre los productos de la Clase 5 y los de la Clase 3.

* Desde el punto de vista fonético "se advierte que presentan igual número de sílabas (3), igual secuencia de consonantes (S-D-N) y similar secuencia de vocales (I-O-I / I-A-I), todo lo cual determina que los signos cuenten con una pronunciación y entonación semejante".

* Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

* En la Sentencia de Primera Instancia, se manifiesta que por Resolución de 2 de abril de 2011 se declaró en rebeldía a la sociedad ISDIN S.A. representada por CLARKE MODET & CO. PERÚ S.A.C.

* Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta:

* El hecho de que la demandante tenga inscrita la marca ISODINE, ello no descarta la posibilidad de confusión entre el signo solicitado ISODIN y la marca registrada ISADIN.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad MEDIFARMA S.A. en su escrito de apelación interpuesto contra la Resolución número doce, de 30 de octubre de 2012, manifiesta:

* Que "la omisión de pronunciamiento sobre el análisis de distintividad de una marca denominativa constituye una clara vulneración del principio de congruencia al emitirse una decisión incompleta que no realiza el análisis requerido por las partes" y de esta manera se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a obtener una resolución favorable.

* Que "no es posible que se le permita a un único titular que goce con exclusividad de los derechos derivados de la inscripción del fonema particular, esto toda vez que los términos que conforman las marcas son fonemas genéricos utilizados muy frecuentemente dentro de las marcas del rubro farmacológico por ende la partícula `DIN' sería de uso común dentro del rubro mencionado".

* Que "ambas marcas presentan letras distintas, lo que origina grados de percepción y una apreciación de conjunto diferente que, en ningún caso, pueden derivar en que ambos signos sean considerados similares, semejantes o que pudieran conllevar siquiera a un riesgo de confusión, ni directa ni indirecta".

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Solicitud del Juez consultante.

El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

* Cómo debe analizarse el riesgo de confusión entre dos signos denominativos que distinguen productos farmacéuticos de la misma clase y vinculados dentro del ámbito de la Decisión 486.

CONSIDERANDO:

* Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

* Que, la presentación de la solicitud de registro como...

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