PROCESO 51-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 51-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ALDO MASCONI (mixta).

Expediente Interno: 2009-0168.

Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre de 2015.

VISTOS:

El Oficio 47 de 20 de enero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 21 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 2009-0168.

El auto de 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. Antecedentes.

   Partes en el Proceso Interno

   Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

   Terceros interesados: ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES

   SILVANO ALDO SICILIA

   Hechos.

   1. El 13 de diciembre de 2007, Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores (en adelante, Orrego Gómez) solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (mixta) para identificar “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños” en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 589.

   3. Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group) y Silvano Aldo Sicilia presentaron oposición dentro del plazo contra la solicitud de registro de marca presentada por Orrego Gómez, argumentando ser titulares de las marcas y solicitudes de marcas ALDO PANETTI (denominativas), pertenecientes a las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y de las marcas ALDO (mixtas), pertenecientes a las Clases 18, 25 y 35, respectivamente.

   4. El 29 de agosto de 2008, mediante Resolución 33120, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta).

   5. Aldo Group presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación contra la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008.

   6. El 29 de septiembre 2008, mediante Resolución 36413, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120.

   7. El 31 de octubre de 2008, mediante Resolución 44689, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008.

   8. El 25 de marzo de 2009, Aldo Group interpuso demanda de nulidad relativa contra las Resoluciones 33120 y 36413, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la Resolución 44689, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

   9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      ALDO GROUP interpuso demanda en la que manifiesta que:

   10. Existió un error de apreciación, por parte de la SIC al determinar que los signos ALDO PANETTI (denominativo) y ALDO MASCONI (mixto) no eran confundibles desde el punto de vista ideológico.

   11. Teniendo en cuenta que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos para determinar las diferencias en los signos, en el presente caso, no va a identificar que se trata de nombre y apellidos diferentes, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona.

   12. Tanto la marca ALDO PANETTI (denominativa), como la marca ALDO MASCONI (mixta) se componen de dos palabras y cinco sílabas. Adicionalmente, la denominación ALDO se encuentra presente en ambos signos, con lo cual no solo existe una coincidencia de letras, sino que además están ubicadas en la misma posición.

   13. Dentro de los productos de la marca ALDO PANETTI (denominativa), se encuentran los de calzado tanto para hombres, mujeres y niños, siendo los mismos productos que pretenden identificar la marca ALDO MASCONI (mixta), haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos y, por tanto, inminente la confusión en la que incurrirá el consumidor. Las marcas identifican los mismos productos, lo cual hace presumir que para el consumidor la idea de un mismo origen empresarial será aún más obvia.

   14. Las semejanzas entre las marcas confrontadas son manifiestas, presentando ambas marcas elementos confundibles, por lo que resultan susceptibles de confusión directa e indirecta y riesgo de asociación.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que:

   15. Las marcas ALDO (mixta), ALDO PANETTI (denominativa) y ALDO MASCONI (mixta) son marcas entre las cuales no existe similitud visual, ya que cada una tiene un elemento denominativo diferenciador, junto con su representación gráfica en el caso de las marcas mixtas. En cuanto a la similitud conceptual, tampoco hay lugar a confusión entre ellas ya que no evocan una idea idéntica o semejante. Respecto de la similitud fonética, tampoco hay lugar a ella, puesto que se forman por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto.

   16. Realizado el examen de registrabilidad, se llegó a la conclusión de que la marca ALDO MASCONI (mixta) tiene la suficiente distintividad frente a las marcas opositoras ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa). Por tanto, se le concedió legal y válidamente el registro de la marca.

   17. Al cotejar las tres marcas, podemos decir que sus características gráficas son suficientemente distintas y no generan riesgo de confusión. Cuando las marcas confrontadas han sido registradas en clases internacionales diferentes: ALDO MASCONI (mixta) en la Clase 25, ALDO (mixta) en la Clase 18 y ALDO PANETTI (denominativa) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, no existe riesgo de confundibilidad entre las marcas ya que los productos de las tres marcas se comercializan por canales diferentes, por lo que el consumidor no estaría expuesto a confundirse en el producto o servicio que desea adquirir.

   18. Las expresiones contenidas en las marcas confrontadas se concedieron por el conjunto y su uso, si bien es de carácter exclusivo, no llega al punto de evitar el registro de los nombre de otras personas. Frente al estudio comparativo, se debe atender a una visión en conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos.

   19. No es posible conferir exclusividad alguna sobre el uso del nombre ALDO, siendo el elemento nominativo que otorga la distintividad requerida los nombres MASCONI y PANETTI. En consecuencia, el titular de la marca solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, mas no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados (ALDO), pues éste es un nombre propio débilmente distintivo que puede ser utilizado por cualquier otro empresario siempre y cuando no sea un signo idéntico o similar con la combinación distintiva respectiva.

   20. Las marcas ALDO (mixta) y ALDO MASCONI (mixta) se componen además del nombre ALDO, también de un elemento gráfico predominante, aunado a otros elementos figurativos, que facilitan su identificación por el consumidor. La longitud de los signos es completamente diferente, lo que adicionalmente impide cualquier confusión o error en el consumidor.

   21. La marca ALDO MASCONI (mixta) solicitada por Orrego Gómez tiene la suficiente distintividad para ser registrada como marca, aclarándose que sobre el nombre aislado ALDO no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

       Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

       ORREGO GÓMEZ S. EN C. S. SUCESORES presenta contestación a la demanda manifestando que:

   22. La marca ALDO MASCONI (mixta) cumple una función esencial, que es la de distinguir productos de la Clase 25 y, por sí sola, sirve para identificar estos productos, sin que se confunda con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), porque gracias a la distintividad de la marca ALDO MASCONI (mixta) se pueden diferenciar e individualizar los productos que distingue y se pueden diferenciar de otros productos de diferente procedencia.

   23. La marca ALDO MASCONI (mixta), que es susceptible de representación gráfica y tiene fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen comparativo en conjunto con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto. La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene como elemento diferenciador la denominación MASCONI, que resulta diferente a PANETTI, elemento diferenciador de la marca ALDO PANETTI (denominativa).

   24. Conceptual, ortográfica y visualmente los signos en conflicto son totalmente diferentes, al comparar estos signos, evitando su fraccionamiento, vemos que entre las marcas confrontadas no existen semejanzas. Se...