PROCESO 249-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 249-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

Marca: “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo

Expediente Interno N° 05547-2010-0-1801-JR-CA/04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 2 de octubre de 2013, recibidos por este Tribunal el 28 de noviembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

   Tercero: DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

2. Actos demandados

   DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. pretende la nulidad de la Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución venida en grado No. 019007-2009-/DSD-INDECOPI, a través de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”.

   Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 5 de junio de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA solicitó el registro de la marca de servicio “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentó oposición.

      - El 23 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 19007-2009/DSD-INDECOPI, a través de la cual resolvió denegar de oficio el registro del sigo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, solicitado por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que dentro del examen de registrabilidad realizado se encontró la existencia previa de la marca vigente “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” (mixta) a favor de Deustua Ingenieros Consultores Sociedad Anónima Cerrada, la misma que distingue, servicios comprendidos en la clase internacional No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza (la clase 42 de la Clasificación de Niza al momento del registro de la marca “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” comprendía a los servicios actualmente calificados en las clases 43, 44 y 45 de dicha Clasificación).

      - El 23 de diciembre de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA interpuso Recurso de Apelación de la antes referida Resolución.

      - El 12 de mayo de 2010 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI, resolvió rechazar el Recurso y consecuentemente confirmar la Resolución anterior que denegó el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”.

      - DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. interpone demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución del Tribunal del INDECOPI que confirmó la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

      - El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio declara fundada la demanda y consecuentemente declara nula la Resolución 1035-2010/TPI-INDECOPI, por considerar que no existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita y la marca registrada, debido a que la palabra DEUSTUA conjuntamente con los elementos denominativos adicionales del signo solicitado y sumados además a los elementos gráficos, hacen que se produzca un impacto visual en conjunto distinto a la marca registrada que también tiene sus propios elementos denominativos y gráficos.

      - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpone Recurso de Apelación y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva.

      - El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 3 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - El 28 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 5547-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

      - “En cuanto a los elementos gráficos, hay una clara diferenciación de colores entre los signos, de tipos de letra utilizada y el diseño. Nuestro signo está conformado por tres cuadrados, el registrado por un rectángulo. El contenido de dichas figuras de (sic) diferente, en nuestro caso son letras sobre un fondo de color uniforme, en el caso de la marca registrada es un gráfico (líneas) con el fondo veteado en dos colores muy distintos a los que utiliza nuestra marca. Todo ello crea un impacto visual distinto de ambas marcas vista en conjunto”.

      - “En cuanto al elemento denominativo, los signos solamente coinciden en la palabra “DEUSTUA”. No obstante, se debe apreciar que en ambos casos, ésta no es la única palabra que caracteriza ambos signos ni la de mayor relevancia. Se aprecian otros términos adicionales”.

      - “Nuestro signo distinguirá servicios legales en general. (…) La marca registrada, con la que se produce la supuesta confusión, pertenece a la clase 42, a una clase distinta a la que solicitamos. Más aún, los titulares de la marca registrada indicaron en su solicitud (…) que ellos pretendían distinguir, dentro de la clase 42, lo siguiente: servicios de asesoría, desarrollo y consultoría en proyectos de ingeniería y demás”. En virtud de lo anterior, se concluye que “ambas empresas destinan o pretenden destinar sus signos para usos distintos”.

      - “Si bien una clase específica puede comprender varias actividades, no todas ellas se entienden comprendidas en la solicitud cuando se solicita un registro de marca”.

      - “Haciendo una apreciación en conjunto tanto de los elementos que conforman los signos (distintividad del signo), como de los servicios que distinguen o pretenden distinguir, se puede apreciar claramente que en cada una de ellas existe una conexión entre sus logos y los servicios que pretenden distinguir. Así, la marca registrada consigna en su logo claramente las palabras: “Ingenieros Consultores”, y la marca que se pretende registrar consigna en su logo el término “Abogados”.

      - “Si bien es cierto que el giro del negocio no es uno de los elementos relevantes a efectos de determinar el riesgo de confusión de las marcas, no es menos cierto que es un elemento que proporciona información relevante al público consumidor respecto del origen empresarial”.

      - “El término DEUSTUA no es un término de fantasía (términos, vocablos o denominaciones creados), sino un apellido. Cuando vemos repetido un término de fantasía en distintas marcas, sabemos que existe una alta probabilidad de que se trata de un mismo fabricante o proveedor de servicios. No obstante, cuando escuchamos un apellido o una palabra del lenguaje común repetida, no estamos seguros de que el producto o servicio sea prestado por el mismo proveedor”.

      - “Consideramos que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se equivoca al concluir que el término DEUSTUA puede causar confusión indirecta”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

      - “La denegatoria de registro del signo D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca DEUSTUA INGENERIOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, registrada ante el INDECOPI para distinguir los mismos servicios”.

      - “La confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada. La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el...