PROCESO 265-IP-2013
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 265-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “DEMETRIOS” (mixta). Expediente Interno: 2467-2007.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 446-13-S-SCT-CS-PJ de 29 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal el 23 de diciembre de 2013, mediante el cual la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2467-2007.
El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
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Las partes:
Demandante: DEMETRIOS LICENSING LTD.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Tercera interesada: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 17 de enero de 2007, DEMETRIOS LICENSING LTD. solicitó el registro de la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.
– El 24 de mayo de 2007, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA formuló oposición al registro argumentando que “es titular en Colombia del registro de la marca DEMETRIO VALDI (y logotipo) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza”.
– Mediante Resolución 20995-2007/OSD-INDECOPI de 28 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.
– El 9 de enero de 2008, DEMETRIOS LICENSING LTD. interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto mediante la Resolución 1478-2008/TPI-INDECOPI de 23 de junio de 2008. En ella se confirma la Resolución 20995-2007/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, deniega el registro solicitado.
– DEMETRIOS LICENSING LTD. interpone acción contencioso administrativa con objeto de anular la Resolución 1478-2008/TPI-INDECOPI.
– La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia de 31 de julio de 2012 declarando infundada la demanda interpuesta.
– El 24 de octubre de 2012, DEMETRIOS LICENSING LTD. presenta recurso de apelación y requiere se solicite interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Fundamentos de la demanda:
La demandante DEMETRIOS LICENSING LTD. manifestó lo siguiente:
– Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– La simple coincidencia en algunos elementos de un nombre de pila de uso general DEMETRIO no ocasiona la asociación respecto de una persona natural o jurídica en particular y, por tanto, no puede ser considerada la causal de irregistrabilidad.
– Hace uso de la marca DEMETRIOS (mixta) desde el año 1982, existiendo una gran difusión a nivel internacional.
– Tiene distribuidores a nivel internacional.
– Existen registros a nivel internacional de DEMETRIOS.
– Existe un uso público y notorio de la marca DEMETRIOS desde el año 1982.
– Alega la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de la Unión de París.
– La denominación DEMETRIOS constituye el nombre propio del diseñador DEMETRIOS JAMES ELIAS, quien nació en Pireas, Grecia. Es con dicho nombre que el diseñador se hizo conocido desde hace décadas y con el cual se identifica en el mercado internacional.
2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:
El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:
– Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen algunos productos idénticos.
– El consumidor podría creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada.
– Los procesos judiciales llevados a cabo en otros países, como Panamá, no obligan a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú.
La tercera interesada CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA contestó la demanda de la siguiente manera:
– Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen algunos productos idénticos.
– El consumidor podría creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada.
En el expediente no consta contestación a la demanda de la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia de 31 de julio de 2012 declarando infundada la demanda interpuesta, de la siguiente manera:
– No cabe la nulidad de la resolución administrativa, ya que se denegó debidamente el registro solicitado.
– Existe posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
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Fundamentos del recurso de apelación:
DEMETRIOS LICENSING LTD. presenta recurso de apelación manifestando lo siguiente:
– Requiere que se solicite interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
– Las alegaciones de DEMETRIOS LICENSING LTD. no fueron consideradas por el Indecopi.
– “Si la propia Sala de Propiedad Intelectual ha analizado que los signos DEMETRIOS (mixta) y DEMETRIO VALDI (mixta) son diferentes gráfica y fonéticamente, no expresa ningún fundamento jurídico para la conclusión de que existe riesgo de confusión. Tal contradicción sólo puede explicarse en que la Resolución 1478-2008/TPI-INDECOPI adolece de falta de motivación y, por tanto, incurre en vicio de nulidad y debe ser anulada en esta sede jurisdiccional”.
– Reitera el uso público y notorio de la marca DEMETRIOS desde el año 1982.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 6 de febrero de 2014.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada.
Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa.
En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIÓN 486
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(…)
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CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.
En el presente caso, DEMETRIOS LICENSING LTD. solicitó el registro de la marca DEMETRIOS (mixta) para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:
(…)
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio...
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