PROCESO 50-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 50-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: "ALDO MASCONI" (denominativa). Expediente Interno: 2009-00170.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 48 del 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal e día 21 de enero de 2015, vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00170.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Terceros Interesados: ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES

* ANTECEDENTES

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 13 de diciembre de 2007, la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa) para identificar los productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 589.

* Estando dentro del término legal la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. y SILVANO ALDO SICILIA presentaron oposición en contra de la solicitud de registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa). ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., soportó su oposición en el registro previo de las marcas ALDO PANETTI (mixtas) para las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y SILVANO ALDO SICILIA en el registro previo de las marcas ALDO (mixta) para las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 25 de agosto de 2008 mediante Resolución 30286 la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa).

* El 5 de septiembre de 2008 la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

* El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 36425 la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia confirmó la decisión contenida en la Resolución 30286 de 25 de agosto de 2008.

* El 27 de octubre de 2008, mediante resolución 40834 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de primera instancia.

* El 19 de marzo de 2009 ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 30286 del 25 de agosto de 2008; 36425 del 29 de septiembre del 2008 y 40834 del 27 de octubre de 2008.

* Mediante providencia del 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

+ Argumentos de la acción de nulidad.

* La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Sostiene que se ha llegado a la conclusión de que cualquier consumidor que se encuentre frente a las expresiones ALDO PANETTI y ALDO MASCONI se encontrará ante dos signos que evocan el mismo concepto el cual es de un nombre.

* Aduce que: "el error de la Superintendencia fue el de apreciación pues le dio el alcance de significado a dichas expresiones y no el de concepto para determinar si los signos ALDO PANETTI y ALDO MASCONI no eran confundibles desde el punto de vista ideológico".

* Señalan que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos, y en este caso no va a identificar si se trata de nombres y apellidos, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona.

* Que el signo ALDO MASCONI (denominativo) crea riesgo de asociación en el mercado, respecto de la marca ALDO PANETTI (mixta) ya que el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

* Que los productos que intenta amparar el signo solicitado son los mismos que protege el signo prioritario.

+ Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa Superintendencia de Industria y Comercio.

* La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Afirma que los signos ALDO MASCONI (denominativo) y ALDO PANETTI (mixto) no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su individualización luego de un primer impacto general y de conjunto.

* Sostiene que si bien la primera palabra del signo es idéntica la segunda no tiene similitud alguna y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma secuencia de vocales.

* Indica que los signos anteriormente mencionados al ser pronunciados de manera completa no generan ninguna similitud fonética, pues la segunda palabra que componen ambas marcas no coinciden en sus raíces o terminaciones.

* Que la expresión ALDO deviene de un nombre de origen italiano el cual unido a la palabra MASCONI por un lado y PANETTI por otro, logra generar en el consumidor la idea de un nombre unido a un apellido distinto, y por ende de diferente origen.

3. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado.

   * ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Señala que el signo ALDO MASCONI (denominativo) si reúne todos los requisitos para ser una marca distintiva, debido a que por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que protege.

   * Indica que no genera ningún tipo de confusión entre los consumidores.

   * Que es titular de la marca ALDO MASCONI (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro que es anterior a las marcas opositoras.

   * Que si bien el nombre ALDO es de origen italiano, pueden haber muchos otros nombres italianos dentro del contexto de una marca y que han sido concedidos.

   * INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por ser aplicable al caso.

   * CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   - Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

   - Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas.

   - Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Signos compuestos por un nombre propio.

   - IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

   * En contra de la solicitud de registro de ALDO MASCONI (denominativa) la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. presentó oposición...