PROCESO 50-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2013
• Fecha de publicación: 16 Julio 2013
• Número de registro: 50-IP-2013
• Número de Gaceta: 2217
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 17 -

PROCESO 50-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del párrafo cuarto del artículo 172 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA.

Marca: “CHOCORICO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00622.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

Demandante: la sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: las sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.).

2. Actos demandados

La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

• Resolución No. 14139 de 31 de mayo de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 10 de mayo de 2005, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. solicitó el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 30 de junio de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553.

• La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionada. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas mixtas “CHOCOCONO”, clase 30, “CHOCODREMY”, clase 30, “CHOCODU”, clase 30, “CHOCO COCO CREM HELADO”, clase 30.

• El 31 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14139, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA (…) está legitimada para actuar en el presente proceso, toda vez que es titular de la marca CHOCORICO (mixta) para distinguir café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café; bebidas a base de café, cacao o chocolate; harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, helados comestibles, productos comprendidos en la clase 30 por traspaso que de la misma le hiciera la compañía D Y P DE COLOMBIA (…)”.

• “(…) se observa a simple vista que la demandada al conceder el registro de la marca CHOCORICO a favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.) para distinguir productos de la clase 30, no realizó el examen de registrabilidad que le ordena el artículo 150 de la Decisión 486 de la CAN; examen que es de carácter obligatorio y que debe realizarse de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, independientemente de que se hayan o no presentado oposiciones (…)”.

• “(…) se evidencia que la marca registrada CHOCORICO, es idéntica a la marca CHOCORICO (MIXTA) registrada con antelación a aquella a favor de la sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA (…). En consecuencia, no pueden coexistir en el mercado, toda vez que al ser comparadas o cotejadas presentan confusión visual, fonética, auditiva y conceptual”.

• “En cuanto a los productos que identifica la marca registrada CHOCORICO, (…) se trata de productos idénticos, pues corresponden al mismo género y como tal se expenden en los mismos establecimientos y se publicitan a través de los mismos medios”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “En cuanto a las apreciaciones que realiza el demandante, de las similitudes gráficas, fonéticas y ortográficas, la Entidad advierte que el demandante dentro de la actuación administrativa no presentó oposición al registro marcario de la marca hoy en debate, por otra parte el análisis de confundibilidad se centro (sic) entre otras cosas en las oposiciones presentadas de las marcas que sí interpusieron al registro de la marca ‘CHOCORICO’”.

• “(…) se debe mencionar que la expresión CHOCO (que hace referencia al chocolate), es considerado como una partícula común o usual de las marcas de la clase 30, y que sobre un tipo como éste de partícula común no se puede invocar la exclusividad, como único fundamento de confundibilidad de un signo frente a otro, pues la jurisprudencia y la doctrina han entendido que los elementos comunes, los genéricos y los descriptivos no son monopolizables y que al ser incorporados como parte de marcas, las convierte en conjuntos marcarios débiles frente a signos que incluyan los mismos elementos comunes”.

• “Por otra parte, la palabra RICO, de la marca hoy demandante viene acompañada de la expresión ‘FRÍO O CALIENTE’, como explicativa que la hace diferente a la marca solicitada (…)”.

• “(…) en la actualidad la marca ‘CHOCORICO frío o caliente’ mixta fue cancelada por una acción de cancelación por falta de uso, lo que en últimas demuestra que si la intención es señalar la confundibilidad, no opera, en razón a lo expuesto”.

4. Tercero Interesado

No obra en el expediente las contestaciones a la demanda por parte de las sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.).

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de diecisiete (17) de abril de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

El Consejo de Estado,...