PROCESO 50-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 50-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del párrafo cuarto del artículo 172 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA.

Marca: “CHOCORICO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00622.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: las sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.).

2. Actos demandados

   La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 14139 de 31 de mayo de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 10 de mayo de 2005, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. solicitó el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553.

      - La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionada. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas mixtas “CHOCOCONO”, clase 30, “CHOCODREMY”, clase 30, “CHOCODU”, clase 30, “CHOCO COCO CREM HELADO”, clase 30.

      - El 31 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14139, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA (…) está legitimada para actuar en el presente proceso, toda vez que es titular de la marca CHOCORICO (mixta) para distinguir café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café; bebidas a base de café, cacao o chocolate; harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, helados comestibles, productos comprendidos en la clase 30 por traspaso que de la misma le hiciera la compañía D Y P DE COLOMBIA (…)”.

      - “(…) se observa a simple vista que la demandada al conceder el registro de la marca CHOCORICO a favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.) para distinguir productos de la clase 30, no realizó el examen de registrabilidad que le ordena el artículo 150 de la Decisión 486 de la CAN; examen que es de carácter obligatorio y que debe realizarse de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, independientemente de que se hayan o no presentado oposiciones (…)”.

      - “(…) se evidencia que la marca registrada CHOCORICO, es idéntica a la marca CHOCORICO (MIXTA) registrada con antelación a aquella a favor de la sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA (…). En consecuencia, no pueden coexistir en el mercado, toda vez que al ser comparadas o cotejadas presentan confusión visual, fonética, auditiva y conceptual”.

      - “En cuanto a los productos que identifica la marca registrada CHOCORICO, (…) se trata de productos idénticos, pues corresponden al mismo género y como tal se expenden en los mismos establecimientos y se publicitan a través de los mismos medios”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En cuanto a las apreciaciones que realiza el demandante, de las similitudes gráficas, fonéticas y ortográficas, la Entidad advierte que el demandante dentro de la actuación administrativa no presentó oposición al registro marcario de la marca hoy en debate, por otra parte el análisis de confundibilidad se centro (sic) entre otras cosas en las oposiciones presentadas de las marcas que sí interpusieron al registro de la marca ‘CHOCORICO’”.

      - “(…) se debe mencionar que la expresión CHOCO (que hace referencia al chocolate), es considerado como una partícula común o usual de las marcas de la clase 30, y que sobre un tipo como éste de partícula común no se puede invocar la exclusividad, como único fundamento de confundibilidad de un signo frente a otro, pues la jurisprudencia y la doctrina han entendido que los elementos comunes, los genéricos y los descriptivos no son monopolizables y que al ser incorporados como parte de marcas, las convierte en conjuntos marcarios débiles frente a signos que incluyan los mismos elementos comunes”.

      - “Por otra parte, la palabra RICO, de la marca hoy demandante viene acompañada de la expresión ‘FRÍO O CALIENTE’, como explicativa que la hace diferente a la marca solicitada (…)”.

      - “(…) en la actualidad la marca ‘CHOCORICO frío o caliente’ mixta fue cancelada por una acción de cancelación por falta de uso, lo que en últimas demuestra que si la intención es señalar la confundibilidad, no opera, en razón a lo expuesto”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente las contestaciones a la demanda por parte de las sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. (hoy S.A.S.).

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de diecisiete (17) de abril de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CHOCORICO” (denominativo), fue presentada el 10 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a) y se interpretará de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En...