PROCESO 50-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 50-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 165 y 166 de la misma normativa; con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Cancelación de Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta). Proceso interno: Nº 2351-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio Nº 056-2011-SCS-CS, de 02 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 24 de junio de 2011, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2351-2010.

El auto de 18 de agosto de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   2.1. Hechos:

   El 29 de octubre de 2004, BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la etiqueta de borde color negro, conteniendo la figura de un escudo coronado con las letras I, M, V y Z, en los colores rojo y amarillo, en la parte central se aprecia la denominación PALO VIEJO escrita en letras características de color rojo sobre la figura rectangular de color amarillo, en la parte inferior de la etiqueta se aprecia la figura de la mitad de un limón en color amarillo, el fondo de la etiqueta está conformado por la figura de una palmera, el mar y el cielo; en los colores marrón, verde, azul y celeste, vigente hasta el 21 de agosto de 2010, en la clase 22, cuyo titular es la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE. BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. indicó que la marca no había sido utilizada durante tres años consecutivos.

   El 29 de abril de 2005, mediante Resolución Nº 5458-2005/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso propuesta por BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C.

   El 27 de mayo de 2005, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE interpuso recurso de reconsideración con pruebas nuevas. El 14 de julio de 2005, mediante Resolución Nº 9236-2005/OSD-INDECOPI, se declaró fundado el recurso de reconsideración y se concluyó que ha quedado acreditado el uso de la marca RON LIMÓN PALO VIEJO y etiqueta (mixta).

   El 15 de agosto de 2005, BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. interpuso recurso de apelación. El 16 de septiembre del 2005, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE absolvió el traslado de la apelación.

   El 26 de enero de 2006, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0104-2006/TPI-INDECOPI revocó la Resolución Nº 9236-2005/OSD-INDECOPI, de 14 de julio de 2005 y declaró fundada la acción de cancelación de la marca PALO VIEJO y etiqueta, registrada a favor de la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE, considerando que no se había acreditado el uso continuo en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza del producto.

   El 28 de mayo de 2008, en primera instancia, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda formulada por la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE.

   En el recurso de apelación interpuesto por el INDECOPI el 9 de julio de 2008, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda.

   El 6 de abril de 2010, el INDECOPI interpuso el recurso extraordinario de casación, por lo que se procedió a la suspensión del proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino.

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE, manifiesta lo siguiente:

   - Es titular de la marca de producto RON LIMÓN PALO VIEJO y etiqueta (mixta) que distingue bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33.

   - Su marca ha sido utilizada ininterrumpidamente en el mercado para distinguir los productos para los cuales fue registrada, por lo que la acción de cancelación es infundada.

   - El no haberse demostrado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada no altera el carácter distintivo de la misma.

   - En la Resolución Nº 1055-2002/OSD-INDECOPI, de 9 de octubre de 2002, se reconoció que demostrar el uso de la marca con colores distintos a los registrados no implicaba una modificación sustancial del registro.

   - Sería absurdo exigir que en las facturas se consigne toda la descripción de la marca del producto que se está vendiendo.

4. Contestación de la Demandada

   El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

   - Después de un análisis de las pruebas presentadas, la marca RON PALO VIEJO LIMÓN y etiqueta ha sido empleada para comercializar el producto ron de manera regular, el cual ha sido ofrecido al público consumidor de la forma que corresponde.

   - Sin embargo, la demandante no ha acreditado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada, por lo que el signo utilizado en el mercado difiere de la marca cuyo registro se pretende cancelar.

   - Los documentos presentados por la demandante no constituyen prueba de uso suficiente.

   - El uso de la marca debe ser real y efectivo y la mera intención de usar la marca o con la publicidad de la misma no es suficiente. El uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

   - La determinación de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

   - La demandante no ha acreditado la venta del ron marca Ron Palo Viejo y etiqueta (mixta) en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza del producto. La actora acreditó que en un periodo aproximado de un año y medio (30/01/2003 y 29/10/2004) se comercializó únicamente la cantidad de 185 cajas de ron, lo que no acreditaba el uso de la marca en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto, al tratarse el ron de un producto de consumo masivo, el volumen de ventas debería ser superior a las 10.3 cajas que en promedio vende la emplazada al mes.

   La tercera interesada BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. señaló lo siguiente:

   - El ron es un producto de consumo masivo, ya que es necesario producir mucho para su comercialización.

   - Las facturas presentadas por la demandante hacen referencia a una variedad de bebidas alcohólicas, RON PALO VIEJO LIMÓN, RON PALO VIEJO RUBIO y RON PALO VIEJO DURAZNO, que son distintas a la consignada en la marca registrada.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 167 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado y, de oficio, los artículos 154, 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   (…)

   Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

   Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre...