PROCESO 5-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1641
• Número de registro: 5-IP-2008
• Fecha de publicación: 31 Julio 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 05-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literales a), d) y e), 84, 102 y 113, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 83, literal b, y 113, literal c), de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 154-2007. Actor: Sociedad INDECO SOCIEDAD ANOMINA. Marca mixta “INDECO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

Demandante: Sociedad INDECO SOCIEDAD ANÓNIMA

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad PAVCO S.A.

II. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad PAVCO S.A. solicitó el 2 de enero de 1997, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo mixto INDECO para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Solicitud tramitada bajo el expediente N° 9729298. La representación gráfica del signo es la siguiente:

2. Una vez publicada la solicitud, la sociedad INDECO S.A. presentó observaciones al registro como marca del signo mixto INDECO, con base en los siguientes signos distintivos:

• Nombre comercial mixto INDECO, depositado en Perú bajo el certificado No. 103 para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

• Marca denominativa INDECO, registrada en Perú bajo el certificado N° 10725 para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca mixta INDECO, registrada en Perú bajo el certificado N° 46955 para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

• Marca denominativa INDECO, registrada en Perú bajo el certificado N° 2854 para amparar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mediante Resolución N° 8749-97/INDECOPI/OSD, de 7 de julio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la observación y concedió el registro del signo mixto INDECO.

4. La sociedad INDECO S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. Mediante Resolución N° 1780-2000/TPI-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2000, El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando las resolución impugnada.

6. La sociedad INDECO S.A.,ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú,presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

7. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2006, declaró infundada la demanda interpuesta.

8. La sociedad INDECO S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

la demanda se sustenta en los siguientes argumentos:

1. La sociedad INDECO S.A. ha acreditado el uso de su nombre comercial INDECO.

2. El nombre comercial de la sociedad INDECO S.A. también distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Los productos y servicios de las clases 9 y 35 se encuentran vinculados, ya que se comercializan y difunden mediante los mismos canales de comercialización.

4. Las marcas INDECO de INDECO S.A. son notorias.

5. La sociedad PAVCO S.A. actuó de mala fe al solicitar el registro del signo mixto INDECO, ya que la única manera de ingresar al mercado era mediante la inscripción de la marca en la clase 35, sobre todo porque en las clases 9 y 38 ya estaba la marca registrada a nombre de INDECO S.A. Los productos y servicios que producen y prestan las empresas son muy similares y, por lo tanto, se causaría confusión en el público consumidor.

6. Las marcas en conflicto son idénticas, lo que causaría mayor riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor. Es importante destacar que el elemento denominativo de los signos es lo determinante.

7. Con el registro del signo solicitado se estaría engañando al público consumidor sobre la procedencia de los productos.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

• En el expediente no se encuentran pruebas que demuestren la utilización del nombre comercial INDECO en relación con los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El argumento de que la clase 35 se encuentra vinculada con las clases 9 y 38 es completamente inconducente, ya que tienen una naturaleza y finalidad completamente diferente.

• Las pruebas presentadas por la sociedad demandante para acreditar la notoriedad de las marcas INDECO son insuficientes.

• El argumento de la mala fe de la sociedad PAVCO S.A. es inconsistente, ya que dicha sociedad solicitó el registro para servicios de la clase 35 y, por lo tanto, puede distinguir dichos servicios y no otros. En consecuencia, no se estaría afectando ningún derecho de la empresa demandante.

• Entre los signos en conflicto existen diferencias gráficas y conceptuales que no se pueden negar.

2. Por parte de la sociedad PAVCO S.A.

• Si bien la sociedad PAVCO S.A. fue notificada de la demanda, en los documentos anexados a la solicitud de interpretación prejudicial no se encuentra que la sociedad referida haya contestado la misma.

IV. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación...