PROCESO 5-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 5-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “COLBÓN CINTA MÁGICA” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00492.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 3119 de 13 de diciembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 16 de enero de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00492.

El Auto de 5 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: 3M COMPANY.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercera interesada: TECNOQUÍMICAS S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 23 de junio de 2008, 3M COMPANY advirtiendo que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. estaba haciendo uso de la expresión MÁGICA, en relación con la cinta adhesiva comercializada por ésta última, decide enviarle una carta, advirtiéndole que el empleo de la expresión MÁGICA constituye una infracción de la marca registrada MAGIC (denominativa).

   – El 22 de agosto de 2008, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó ante la SIC el registro de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa) para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza.

   – Mediante Resolución 10179 de 27 de febrero de 2009, la SIC concedió el registro de la marca solicitada.

   – El 23 de abril de 2009, 3M COMPANY envió nuevamente una carta a TECNOQUÍMICAS S.A., en razón de que no había retirado del mercado, hasta la fecha, las cintas adhesivas acompañadas por la expresión MÁGICA.

   – El 12 de mayo de 2009, TECNOQUÍMICAS S.A. responde que no cesará de utilizar el término MÁGICA debido a que desde el 27 de febrero de 2009 es titular de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa).

   – El 28 de agosto de 2009, 3M COMPANY interpuso acción de nulidad contra la Resolución 10179.

   – El 28 de junio de 2010, la SIC y la tercera interesada contestaron la demanda.

   – El 16 de agosto de 2012, el Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante 3M COMPANY manifestó lo siguiente:

   – Según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiera concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

   – Resulta evidente que el solicitante de una marca actuaría de mala fe cuando conoce de la existencia de una marca de propiedad de un tercero, manifiesta su intención de no usarla o registrarla y, no obstante, procede con el registro con el evidente propósito de apropiarse indebidamente de la marca anteriormente registrada.

   – En este caso, la cinta se presenta con la marca COLBÓN, la expresión genérica “cintas adhesivas” y con la palabra MÁGICA situada en una ubicación independiente en el empaque, en el centro del mismo, con lo que le confiere una fuerza y entidad propia a la expresión MÁGICA.

   – Cuando la demandada recibió una reclamación de 3M COMPANY por usar la palabra MÁGICA en contravención de los derechos de 3M COMPANY sobre la marca MAGIC (denominativa), buscó una estrategia para apropiarse de esa palabra legitimando el uso infractor.

   – Es así como, en el desarrollo de su estrategia TECNOQUÍMICAS S.A. hizo manifestaciones expresas a 3M COMPANY que dejaría de usar la expresión MÁGICA en el mercado (ver carta de 10 de julio de 2008). No obstante, al mismo tiempo TECNOQUÍMICAS S.A. emprendió el proceso para obtener el registro de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa), con el ánimo evidente de legitimar el uso de la palabra infractora MÁGICA y, de esta forma, incurrir en fraude a las normas que protegen a la propiedad industrial y evadir la reclamación de 3M COMPANY.

   – Lo anterior se hace más patente con el hecho de que 3M COMPANY utiliza su marca registrada MAGIC (denominativa) para identificar los mismos productos que TECNOQUÍMICAS S.A. identifica con la palabra MÁGICA.

   – En consecuencia, la conducta de TECNOQUÍMICAS S.A. y su conocimiento de la existencia del registro de la marca MAGIC (denominativa) vicia de nulidad el registro concedido para la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa), pues el mismo fue obtenido de mala fe.

   – La SIC debió analizar la confundibilidad entre las marcas confrontadas. Al apreciarlas, la semejanza entre ellas es indiscutible. Es evidente que las coincidencias ortográficas y fonéticas hacen que se trasmita una misma impresión al público consumidor. De esta manera, sugieren la idea de una procedencia común, sin que la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa) involucre elementos adicionales significativos que le proporcionen distintividad.

   – El consumidor al pretender adquirir un producto amparado por la marca de 3M COMPANY, lo solicitará por el nombre MAGIC, mientras que al adquirir uno amparado por la marca COLBÓN CINTA MÁGICA, lo hará mencionando la expresión MÁGICA, cuyo significado es exactamente el mismo.

   – Lo anterior no deja dudas sobre la similitud entre ambas marcas. Sus diferencias son casi imperceptibles y generarán riesgo de confusión de permitirse su coexistencia en el mercado.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – El demandante no presentó oportunamente oposición contra el registro solicitado.

   – El signo solicitado cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

   – Los signos MAGIC y COLBÓN CINTA MÁGICA después de un primer impacto general no son susceptibles de crear confusión. Su estructura gramatical es muy diferente, ya que al apreciar el signo registrado por la demandada sus sílabas son superiores a la registrada por la demandante, lo cual determina una diferencia ortográfica y destacada que permite su distinción.

   – En lo que respecta a la vulneración del artículo 172 es de señalar que son procedentes las acciones de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos administrativos y no frente a aspectos relacionados con la mala fe que aduce la demandante.

   – La presunta mala fe de la demandada no aparece demostrada dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa.

   La tercera interesada TECNOQUÍMICAS S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – La marca COLBÓN CINTA MÁGICA fue concedida por la SIC por cumplir estrictamente con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos. Esto es, por contar con la suficiente capacidad de individualización respecto de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación de Niza.

   – El hecho que la marca MAGIC es primera en el tiempo en relación con la marca COLBÓN CINTA MÁGICA; por sí sólo no es suficiente para que de ello se derive la supuesta identidad o semejanza entre los signos.

   – Por otra parte, el hecho de que las marcas identifiquen los mismos productos, tampoco logra que de ello se derive per se la confusión entre los signos.

   – El factor determinante para establecer la violación o no del artículo 136, es que se presente identidad o semejanza entre los signos. Para el presente caso, resulta claro que entre las marcas enfrentadas no se verifica identidad, tampoco semejanza o similitud, por cuanto en su conjunto tienen diferencias que desvirtúan la ausencia de distintividad que le atribuye el actor al signo COLBÓN CINTA MÁGICA.

   – Respecto de las denominaciones que como prefijo, sufijo o dentro de su conjunto marcario comparten las palabras MAGIC, MÁGICO o MÁGICA, cabe señalar que dichas palabras tienen la connotación de ser signos o expresiones débiles, comunes o usuales. Por ser la palabra MAGIC una expresión débil, común o usual, ésta puede ser usada por cualquier participante en el mercado relevante de los productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza.

   – La marca COLBÓN CINTA MÁGICA deriva de COLBÓN de la Clase 16 de la Clasificación de Niza. Las marcas derivadas deben cumplir con dos supuestos: i) que el signo solicitado verse sobre el registrado con anterioridad, de forma que el signo constitutivo o preponderante de la marca registrada se incluya en el nuevo signo o bien con variaciones no sustanciales y ii) la nueva solicitud de registro de marca no podrá ampliar la cobertura inicial o pretender distinguir productos o servicios de diferente naturaleza a los ya protegidos.

   – En el presente caso, la marca originaria claramente reivindica el derecho sobre la expresión COLBÓN. La marca derivada corresponde al signo COLBÓN CINTA MÁGICA, en el que las expresiones CINTA y MÁGICA son elementos accesorios a la nueva solicitud, en los que dichas variaciones no alteran la impresión comercial engendrada por la marca registrada. Dentro de los elementos accesorios se encuentra la inclusión de palabras genéricas o descriptivas que forman parte de la marca registrada. En ese sentido están claramente satisfechos los presupuestos de la marca derivada.

   – 3M COMPANY no ha demostrado la existencia de una conducta de mala fe, por lo que deberán rechazarse tales afirmaciones.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman...