PROCESO 49-IP-2012

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2147
• Número de registro: 49-IP-2012
• Fecha de publicación: 04 Febrero 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 049-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión.

Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Actor: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de la SOCIETÉ BIC.

Proceso interno Nº 357-11-1.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº357-11-1;

El auto de 28 de agosto de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIETÉ BIC.

Demandado: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

2. Hechos.

En vista a que ni el juez consultante ni el demandado hacen una descripción de los hechos, del escrito de demanda se desprenden los siguientes:

1. SOCIETÉ BIC es propietaria de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El señor Alejandro Ordóñez Pinos es distribuidor de útiles escolares, entre los cuales vende bolígrafos “reproduciendo las marcas tridimensionales que protegen la forma del bolígrafo BIC CRISTAL, debidamente registradas en el Ecuador”.

3. Dichos bolígrafos están comercializados en cajas marcadas PXSTICK BEIFA y PUNTO FINO BEIFA, cuyos modelos imitados, entre otros son el BEIFA AA934 y BEIFA 900.

4. La parte actora manifiesta que le envió un comunicado al demandado indicándole que existe una infracción a los derechos de propiedad intelectual por la comercialización de los productos BEIFA “que reproducen marcas tridimensionales registradas en el Ecuador por BIC”. El demandado continuo con la comercialización del producto.

5. El 24 de marzo de 2011, la actora presentó una demanda de Medidas Cautelares, que fue conocida por la Jueza Novena de lo Civil del Guayas. Por providencia de 31 de marzo de 2011 la Jueza dispuso la realización de una inspección judicial.

6. Según Acta de Inspección adjunta los hijos del demandado “confirmaron la comercialización del modelo de bolígrafo que reproduce las marcas tridimensionales registradas por BIC”.

7. De acuerdo a la mencionada Acta de Inspección “se desprende también la imposición de la orden judicial de ‘prohibición de importar, comercializar, distribuir, vender, el mencionado producto, bajo pena de clausura de esta bodega’ y una advertencia de no comercializar el bolígrafo reproduciendo al producto BIC CRISTAL mientras se resuelva la acción planteada por BIC”.

8. El 5 de abril de 2011 el demandado presenta su contestación a la demandada.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIETÉ BIC, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Afirma que el demandado está comercializando en el Ecuador “tanto el diseño tridimensional del bolígrafo BIC CRISTAL, como el diseño tridimensional de la tapa del mismo bolígrafo BIC CRISTAL”, agrega “Es evidente (…) que existe un grave acto de imitación en el cual se han reproducido las marcas tridimensionales registradas por BIC”.

2. El presente caso “constituye un grave acto de falsificación de marcas tridimensionales pues el demandado, actuando de mala fe, PRETENDE ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES al expender un producto, falsificando la forma registrada del bolígrafo BIC CRISTAL, aprovechándose del nombre y prestigio de BIC y de la notoriedad de su famoso bolígrafo BIC CRISTAL”.

3. Inicialmente cita los artículos 134 y 155 de la Decisión 486. Manifiesta que los actos descritos se encasillan dentro de los actos de competencia desleal, cita los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.

4. A pesar de que le solicitó que no continúe con la comercialización del bolígrafo, el demandante “PERSISTIÓ en la comercialización y venta, en una evidente actitud de MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL (…)”.

5. Como pretensiones solicita:

• “El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos y de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos BEIFA, modelos AA934, 900 y demás que reproduzcan las marcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.

• El comiso definitivo de todos los ejemplares de bolígrafo BEIFA (…).

• El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a los modelos de bolígrafo BEIFA (…).

• Se disponga la prohibición definitiva de la importación de bolígrafos BEIFA (…).

• Reclamo de indemnización de daños y perjuicios (…).

• Reclamo de reparación del daño ocasionado al poder distintivo del Bolígrafo BIC CRISTAL en virtud de las ventas y publicidad efectuada por el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El señor Alejandro Ordóñez Pinos contesta la demanda sosteniendo que:

1. Improcedencia de la demanda y falta de derecho del actor. Afirma que quien demanda debe ser el titular sin embargo, “en el presente proceso iniciado por quien dice ser Representante de BIC sucede que quien demanda no es el titular de la marca BIC. Sino una tercera persona”. En el registro marcario aparece como apoderado de la SOCIETÉ BIC el señor Santiago Bustamante Luna. Es decir quien representa esa marca en el Ecuador y por ende el único legitimado para presentarse a juicio en defensa de los derechos de la marca BIC (…). No existe dentro de este proceso así como en ningún otro que haya existido una cesión de derechos marcarios a favor de PBP Representaciones, que le otorgue la titularidad para demandar los derechos que le otorga el ser dueño de una marca”.

2. Por lo tanto, para pedir medidas cautelares “El Juez debe necesariamente cerciorarse de que quien las pida ACREDITE SU LEGITIMACIÓN PARA OBRAR”. Afirma que “EXISTE ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA EN LA PRESENTE CAUSA”.

3. También afirma la “ILEGITIMIDAD POR VICIOS DEL PODER DE QUIENES DEMANDAN EN ESTE PROCESO”. Hace referencia a los vicios de fondo y de forma en la emisión del poder concedido. Manifiesta que el poder se ha entregado a la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., es decir a una persona jurídica, lo que no es permitido.

Además, la COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. “actuó como Procurador Judicial de una compañía extranjera que no EXISTE en el Ecuador (…)”, lo cual no es posible.

4. Inicialmente no se dictaron medidas cautelares y se autorizó la libre venta del bolígrafo de BEIFA y afirma que existió “ilegalidad e inconstitucionalidad de la petición de medidas cautelares definitivas en contra del demandado”.

5. Manifiesta la “FALSEDAD DE QUE LA MARCA BEIFA SEA UNA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA BIC” y que la marca BEIFA está registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual para distinguir productos de la Clase 16 y al registro de esta marca no presentó oposición la SOCIETÉ BIC.

6. En el caso concreto “no existe intento alguno de Falsificar los productos con la marca BIC y mas bien los productos que se...