PROCESO 49-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2008
• Número de registro: 49-IP-2011
• Fecha de publicación: 10 Enero 2012
• Sección: Procesos
• Año: 2012
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 49-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Marca: HELICIDERM (denominativa).

Actor: sociedad E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.

Proceso interno Nº 2359-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2359-2010;

El auto de 01 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad FARMINDUSTRIA S.A.

b) Hechos

1. El 12 de octubre de 2006, la sociedad FARMINDUSTRIA S.A. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo HELICIDERM (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Contra dicha solicitud, la sociedad E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. presentó oposición sobre la base de su marca HALCIDERM (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº 3463-2007/OSD-INDECOPI, de 26 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. (…) e INSCRIBIR (…) a favor de FARMINDUSTRIA S.A. de Perú, la marca de producto constituida por la denominación HELICIDERM, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”.

4. Contra dicha Resolución, E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1336-2007/TPI-INDECOPI, de 9 de julio de 2007, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº 3463-2007/OSD-INDECOPI.

5. E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 26 de junio de 2008, donde la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. (…)”.

6. Contra dicha Providencia E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 22 de septiembre de 2009, Sentencia de Apelación 3779-2008, revocó la sentencia apelada, reformándola y declarando fundada la demanda.

7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI y FARMINDUSTRIA S.A. interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 29 de noviembre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender la programación de la vista de la causa a fin de solicitar el informe al referido Tribunal respecto a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº 486 lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

E.R. SQUIBB & SONS L.L.C. en su escrito de demanda, manifiesta que:

1. La marca registrada HALCIDERM está conformada por 9 letras y el signo solicitado para registro está conformado por 10 letras, por lo que tienen muy parecida extensión gráfica, “Que de las diez letras que forman la marca registrada con posterioridad HELICIDERM, ocho (…) son iguales y se encuentran ubicadas en los mismos lugares que las letras que forman la marca registrada con anterioridad HALCIDERM (…) se constata que tanto la primera letra –H-, como la tercera –L- y las seis restantes –C-I-D-E-R-M-, son las mismas en ambas marcas (…) el prefijo de la marca registrada con anterioridad HALCI, es muy parecido y confundible con el prefijo de la marca registrada con posterioridad HELICI; y en cuanto al sufijo DERM, demás está decir que es idéntico en ambas marcas”. Por lo que, sólo se ha sustituido “la vocal A por la E y ha incluido la vocal I entre las consonantes C y D (…)”.

2. Ambas marcas protegen los mismos productos de la Clase 5, por lo que se debe realizar un examen de registrabilidad más riguroso, más aún, si las personas suelen auto medicarse.

3. Entre los signos en conflicto existe confusión directa e indirecta; y que, el signo solicitado a registro HELICiDERM no reúne los requisitos exigidos y está incurso en la causal de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

1. Inicialmente, cita jurisprudencia del mismo INDECOPI, para demostrar que existen muchos signos farmacéuticos compuestos por partículas de uso común, pero que sin embargo, “resulta posible registrar marcas que aún cuando incorporen en su estructura un término común pero sobre todo alusivo a un componente, propiedad o finalidad del producto (tratándose de productos farmacéuticos), resultan suficientemente distintivos”. Por lo que, las Resoluciones impugnadas emitidas por el INDECOPI resultan plenamente válidas. También cita jurisprudencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y del Tribunal de Justicia Andino.

2. La autoridad administrativa constató que “en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de distintos titulares varias marcas que contienen las partículas DERM y CIDERM (…)” por lo que, “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HELICIDERM y la marca registrada HALCIDERM, desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien los signos presentan la misma partícula (CIDERM) al final de cada denominación, la evidente diferencia en sus sílabas iniciales (‘He’ y ‘Le’ por un lado y ‘HAL’ en el otro) determina que provoquen una pronunciación de conjunto diferente”; igualmente desde el punto de vista gráfico “los signos presentan un impacto visual de conjunto diferente”. Por lo tanto, los signos en cuestión pueden coexistir sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

3. Se debe tomar en cuenta que “la partícula DERM tiene un carácter claramente evocativo, además de ser una partícula de uso frecuente. Ello determina que dicha partícula tenga un grado de distintividad débil. Cita nuevamente casos de jurisprudencia.

4. Recalca que “Las marcas HELICIDERM (…) y HALCIDERM (…) apreciadas en su conjunto no resultan similares en grado de producir confusión, siendo por ello lícito y posible que coexistan en el mercado, con mucha mayor razón si se toma en consideración que las partículas coincidentes en dichos signos (DERM y CIDERM) son de uso común en la conformación de distintas marcas registradas en la clase 5 (…) razón por la que los titulares de las mismas no pueden oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dicha partícula, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva”.

5. Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

El tercero interesado en el proceso la sociedad FARMINDUSTRIA S.A., contestó la demanda en los siguientes términos:

1. La Resolución del INDECOPI impugnada “ha sido emitida teniendo en consideración las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial (…)”; ya que el signo solicitado HELICIDERM “cumple con los requisitos exigidos para su registro (…)”.

2. “(…) teniendo en cuenta que la partícula CIDERM,...