PROCESO 54-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literales a), d) y h), 137 y segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 225, 226, 228, 229, 258 y 259 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00084. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: ALIV RUB MK (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de mayo de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* LAS PARTES.

Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Terceras Interesadas: TECNOQUÌMICAS S.A.

III.DATOS RELEVANTES

1. HECHOS

   ENTRE LOS PRINCIPALES HECHOS, ALGUNOS RECOGIDOS DE LOS NARRADOS EN LA DEMANDA Y OTROS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIóN PREJUDICIAL Y DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE LOS ACTOS ACUSADOS, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

   * La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., solicitó el 21 de diciembre de 2004 el registro como marca del signo mixto ALIV RUB MK, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 550 de 31 de marzo de 2005, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   * La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 17648 de 26 de julio de 2005, resolvió conceder el registro solicitado.

   * La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   * La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

   La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   MANIFIESTA, que es titular de la marca mixta VICK VAPORUB, registrada en Colombia bajo el certificado No. 246.059, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza.

   * Argumenta, que su marca mixta VICK VAPORUB es notoriamente conocida. Igualmente, ostenta dicha calidad la forma de presentación en el mercado.

   * Indica, que el signo solicitado y la marca mixta VICK VAPORUB son confundibles.

   * Afirma, que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., solicitó el registro del signo mixto ALIV RUB MK con el objeto de perpetrar actos de competencia desleal contra la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, especialmente actos de confusión, imitación desleal, desviación de la clientela y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Fue solicitada de mala fe.

   * Agrega, que con el signo solicitado se genera confusión, dilución y aprovechamiento de la reputación del signo mixto VICK VAPORUB.

   * Sostiene, que entre la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y los cedentes de los derechos de la marca VICK VAPORUB en Colombia, existió una relación contractual mediante la cual la mencionada sociedad fue licenciataria por varias décadas para la comercialización del producto VICK VAPORUB en Colombia. Por lo tanto, conoció el mercado y las condiciones de comercialización del producto indicado.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   * Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   * Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético.

   * Indica, que en la vía gubernativa no se probó la notoriedad de la marca mixta VICK VAPORUB.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

   * Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista nominativo y conceptual.

   * Argumenta, que la partícula RUB es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Se usa comúnmente por su definición en inglés, cuya traducción sería: "presionar hacia abajo repetidamente en forma circular o en movimientos para adelante y para atrás ej. Frotando un ungüento dentro de la piel". Además, se han concedido en Colombia muchos registros que contienen dicha partícula.

   * Manifiesta, que en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos también se encuentran antecedentes de la expresión RUB en las clases 3 y 5.

   * Afirma, que el signo solicitado contiene la marca registrada MK, lo cual genera distintividad y elimina cualquier clase de confusión.

   * Agrega, que la causal contenida en el literal d) del artículo 136 no es aplicable, ya que los dos signos no son confundibles; no sólo basta con que haya existido una relación contractual.

   * Menciona, que no se probó la notoriedad de la marca VICK VAPORUB en la vía gubernativa. La Superintendencia de Industria y Comercio no ha reconocido la notoriedad de la mencionada marca. Como no se presentó oposición, no se puede pretender que el signo sea declarado notorio.

   * Arguye, que no se incurrió en la causal contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, ya que la solicitud del registro se soportó en derechos marcarios obtenidos anteriormente.

   IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 136 literales a), d) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se restringirá la interpretación del artículo 172 a su párrafo segundo.

   Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b), y g), 150 224, 225, 226, 228 y 229, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (...)

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras";

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (...)

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (...)"

Artículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

* sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación";

(...)

4. sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

   (...)

8. constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

   (...)".

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 172

(...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(...)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

"Un signo distintivo notoriamente conocido...