PROCESO 48-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: FIGURATIVA. Expediente Interno: 03670-2011-0-1801-JR-CA-08

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 3670-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 03670-2011-0-1801-JR-CA-08.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Demandante: SHERFARMA S.A.C.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

   Tercera interesada: VIDASOL E.I.R.L. (Gloria Narváez Abanto)

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      1. El 9 de septiembre de 2009, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad del Certificado 138074, correspondiente al registro de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Alega ser titular de la empresa VIDASOL E.I.R.L. que elabora y comercializa productos orientados a la nutrición y la salud, especialmente, el producto de la marca MAGNESOL y logotipo, registrado bajo el Certificado 54932 en la misma Clase 5.

      2. Mediante Resolución 1218-2010/CSD-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos (CSD) declaró infundada la acción de nulidad, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, “si bien los signos están conformados por la representación estilizada de un paisaje en el cual se aprecia la figura de un sol y un arco iris, éstos elementos forman parte de otras marcas registradas”.

      3. El 1 de julio de 2010, Gloria Narváez Abanto interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, la Sala resolvió revocar la resolución de la CSD, declarar fundada la acción de nulidad y nulo el Certificado 138074 inscrito a favor de SHERFARMA S.A.C.

      4. SHERFARMA S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI. Mediante sentencia contenida en la Resolución 8 de 16 de enero de 2013 se declaró infundada la demanda.

      5. SHERFARMA S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, suspendió el proceso y, en consecuencia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal para que se aclare lo siguiente:

      6. Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre un signo mixto y un signo gráfico a fin de establecer si su coexistencia puede conllevar un riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor?

      7. Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer previamente cuál es el elemento determinante (el denominativo o el gráfico) del signo mixto en conflicto?

      8. Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer la similitud gráfica y conceptual entre los signos en conflicto?

   2. Fundamentos de la demanda:

      La demandante Sherfarma S.A.C. señaló que:

      9. Su marca fue indebidamente anulada pues a criterio de los vocales que emitieron la resolución impugnada resultaría confundible con la marca MAGNESOL y logotipo registrada a favor de Gloria Narváez Abanto.

      10. Su marca registrada resumía las características de un dibujo abstracto de un paisaje costeño, con una playa con sol, arena, mar; mientras que la marca registrada a favor de Gloria Narváez resume las características de un paisaje serrano, con montañas y demás elementos diferenciadores.

      11. No existe la supuesta semejanza entre los componentes gráficos que conforman ambos signos confrontados. Al comparar los signos en disputa no se tuvo en consideración la presencia destacada y preponderante del elemento denominativo de la marca MAGNESOL y logotipo, obviando ponderar las evidentes diferencias existentes entre los elementos figurativos que integran ambas marcas.

      12. Existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que cuentan con elementos figurativos consistentes en la representación de paisajes soleados o con arco iris, lo que evidenciaría que la presencia de estos elementos no les impedía distinguirse en el mercado y por consiguiente no generaban riesgo de confusión en el público consumidor.

      13. Su marca distinguía productos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, en tanto que la marca registrada MAGNESOL y logotipo distingue “tónicos minerales, complementos nutricionales y demás productos” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, advirtiéndose que no necesariamente habrá identidad entre los productos que distingan las marcas en disputa.

      14. En la resolución impugnada no existe una explicación de las razones por las cuales tanto el elemento denominativo como el figurativo de la marca MAGNESOL y logotipo tendrían la misma relevancia, siendo que de ordinario es el elemento denominativo de una marca mixta el elemento dominante, apreciándose que en el caso concreto la parte denominativa de la marca mixta de titularidad de la señora Narváez tiene una presencia destacada en el signo, mientras que los elementos figurativos desempeñan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación de producto, lo cual dejaría en evidencia una insalvable falta de motivación.

      15. Agrega que el producto distinguido con la marca MAGNESOL y logotipo es un complemento nutricional que se expende en sobrecitos de 33 gramos que contienen una solución en polvo que necesita disolverse en agua para su administración, por lo que el consumidor que adquiere este producto dado el diminuto tamaño de su envase no logra reparar en todos los detalles de la marca contenida en él, razón por la cual solicita el producto por su denominación MAGNESOL, que además ocupa un lugar preponderante en todo el conjunto, pues se encuentra colocado en la parte superior del envase.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      16. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      17. Tanto el elemento denominativo como el figurativo en la marca MAGNESOL y logotipo tienen la misma relevancia.

      18. Los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos.

      19. El consumidor analizará la marca figurativa registrada a favor de Sherfarma, cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada MAGNESOL y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de ambas marcas.

      20. En el caso de las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo y riguroso.

      21. Ambos signos confrontados comparten numerosos elementos en común, tal como un sol y demás elementos comunes, evocando así la misma idea en el consumidor.

          La tercera interesada Gloria Narváez Abanto contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      22. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      23. Distinguen los mismos productos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza.

      24. Defiende la legalidad de la resolución emitida por el TPI del INDECOPI.

   4. La sentencia de primera instancia

      25. La primera instancia judicial señaló lo siguiente:

      [L]as marcas comparadas son confundibles, dado que presentan una distribución de elementos y colores particular, presentando un paisaje soleado distinto al que se aprecia en otras marcas presentadas por la hoy demandante (…) III) que, en esa línea de ideas, desde el punto de vista gráfico se aprecia que las marcas confrontadas presentan de forma relevante la representación de un paisaje soleado con arco iris y fondo blanco, en el que se aprecia el sol en la misma posición, campos verdes, en similar combinación de colores; IV) que, si bien existe la presencia de paisajes soleados en otras marcas, empero, ello no determina que la existencia de ligeras diferencias permitan la coexistencia de las marcas confrontadas, como sostiene la actora; V) que, las otras marcas que presentan paisajes soleados no representan una distribución de elementos y colores similar a la marca mixta registrada Magnesol, como sí se aprecia en la marca figurativa certificada Nº 138074, lo cual genera una impresión en conjunto similar que impide la coexistencia en el mercado de los signos confrontados; por cuanto existe similar combinación de elementos figurativos y cromáticos entre los signos confrontados (…) dada la distribución de colores y elementos, aun si el consumidor medio percibiera ligeras diferencias existentes entre las marcas confrontadas, existiría riesgo de confusión indirecta (…) y si se considerara suficiente la presencia de la denominación Magnesol para diferenciar los signos, conforme aduce la actora, ello permitiría que se imiten libremente marcas mixtas registradas, permitiendo su...