PROCESO 110-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador. Expediente Interno Nº 391-02-2. Actor: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Marca denominativa “LAN ECUADOR”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de octubre de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad LAN ECUADOR S.A.

   Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero interesado: Sociedad LAN CHILE S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LAN CHILE S.A. solicitó el 16 de noviembre de 1998 el registro como marca del signo LAN ECUADOR (denominativo), para amparar todos los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 98275.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la utilización con anterioridad del nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 977411, de 23 de junio de 2000, resolvió aceptar la observación presentada y denegó el registro solicitado.

      4. La sociedad LAN CHILE S.A. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 978652, de 14 de febrero de 2001, resolvió denegar el recurso interpuesto y ratificar la resolución proferida.

      6. La sociedad LAN CHILE S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución sin número correspondiente al trámite Nº 01-275 RA, de 27 de marzo de 2002, resolvió revocar las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

      8. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. interpuso ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., ha usado de manera constante el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR desde el 26 de agosto de 1966, fecha en la que inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil la escritura pública de constitución de la mencionada sociedad. En 1990 se inscribió una reforma parcial de los estatutos, quedando su objeto social de la siguiente manera:

         El transporte de personas y de toda clase de carga permitida por las leyes y reglamentos, en las rutas aéreas nacionales o internacionales, en vuelos regulares o no, así como otra clase de servicios aéreos en el campo del turismo, fumigación aérea, aerofotografía, publicidad comercial y, en general, cualquier clase de servicios de movilización aéreos a que puedan ser destinados comercialmente las aeronaves.

      2. De conformidad con lo anterior, es irregistrable cualquier denominación que reproduzca e imite el nombre comercial aludido. En consecuencia, el signo LAN ECUADOR es irregistrable por la sociedad LAN CHILE S.A.

      3. El nombre comercial comentado se ha venido usando de forma pública, notoria, continua y de buena fe en el comercio, especialmente en servicios aéreos.

      4. Los signos en conflicto llevan al público consumidor a confusión y asociación total, sobre todo si se tiene en cuenta la identidad de los servicios que protegen los mismos. Además, se estaría generando un aprovechamiento ilícito del prestigio del nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR.

      5. Los signos en conflicto son confundibles de manera gráfica, visual, fonética y auditiva.

      6. De permitirse el registro solicitado se estaría generando un gran engaño en el público consumidor y los medios comerciales.

      7. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. tiene registrado su nombre comercial en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 4256, de 14 de febrero de 2001, Título Nº 1460, de 28 de junio de 2002.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

         El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual contestó la demanda de la siguiente manera:

         A. Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

         A. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

         B. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora

         (…)

      2. Por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

         El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Los documentos presentados por el demandante no demuestran el uso de la frase LAN ECUADOR o de su DENOMINACIÓN SOCIAL como nombres comerciales. No se demostraron los actos idóneos puntualizados en el artículo 156 de la Decisión 486.

         • La expresión peculiar LAN, acompañadas de otras expresiones comunes, ha sido registrada como marca y utilizada como nombre comercial en varios países por la sociedad LAN CHILE S.A., entre los que se destacan: LAN CHILE en Perú; LAN BOLIVIA, LAN BRASIL, LAN ECUADOR, LAN CHILE ARGENTINA, LAN CHILE ECUADOR, LAN CHILE, en Chile.

         • Se ha comprobado que las marcas LAN de la sociedad LAN CHILE S.A. son notoriamente conocidas. Por lo tanto, de existir registros precedentes en terceros países se generaría un derecho de registro en Ecuador y, además, la posibilidad de impedir el uso de esas marcas por terceros.

      3. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

         En los anexos que acompañan la solicitud de interpretación prejudicial no se remite la contestación por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136, 190, los dos primeros incisos, y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo LAN ECUADOR: artículos 81, 82, literal h), 83, literal b), y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Además de lo anterior, se interpretará la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error

;

(…)

Artículo 128

El nombre...