PROCESO 106-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 106-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artÃculos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artÃculo 82, literal e) de la misma normativa, asà como el párrafo cuarto del artÃculo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 7030-2000-MP. Actor: Sociedad ALLERGAN, INC. Marca denominativa “ALPRAGEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho dÃas del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No 1 de Quito República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artÃculo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asà como con las exigencias del artÃculo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de octubre de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad ALLERGAN, INC.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero interesado: Sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vÃa prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento JurÃdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los PaÃses Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. solicitó el 30 de septiembre de 1998 el registro como marca del signo ALPRAGEN (denominativo), para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 91257/98.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALLERGAN, INC presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la marca denominativa ALPHAGAN, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2840/96 para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 975821 del 17 de febrero de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ALPRAGEN.

      4. La sociedad ALLERGAN, INC interpuso ante el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad ALLERGAN, INC soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto gráfico, visual, fonético y auditivo, pudiendo llevar al público consumidor a error. Los signos en conflicto causarÃan confusión en cuanto al origen empresarial.

      2. La Resolución que concede le registro como marca del signo ALPRAGEN no se encuentra motivada y, por lo tanto, no está en concordancia con lo establecido en el artÃculo 95 de la Decisión 344.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

         Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

         Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

         Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

         Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

         Falta de derecho del actor.

         Por las excepciones propuestas, se servirán señores Ministros rechazar la demanda

         .

         (…)

      2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Los signos en conflicto no son confundibles de ninguna manera y, por lo tanto, no pueden generar confusión en el público consumidor.

         2. El público consumidor de los productos de la clase 5 es especializado, ya que son productos prescritos por los especialistas en el campo de la medicina.

         3. El prefijo AL los comparten muchas de las marcas existentes en el mercado, tal como ALFAPREN, ALFAGRES, ALFATUR, ALFARE.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artÃculos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El literal h) del artÃculo 82 y el artÃculo 93 de la misma normativa no será objeto de interpretación, ya que no son pertinentes al caso bajo estudio.

   No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio el artÃculo 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará el párrafo cuarto del artÃculo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

   ArtÃculo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   ArtÃculo 82

   No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artÃculo anterior

   ;

   (…)

   5. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del paÃs, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

   ArtÃculo 83

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   ArtÃculo 95

   Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artÃculo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta dÃas hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artÃculo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   DECISIÓN 486

   (…)

   ArtÃculo 172

   No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

   .

   (…)

5. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial y las reglas para el cotejo marcario.

   2. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.

   3. Comparación entre marcas denominativas.

   4. Marcas que amparan productos farmacéuticos y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. PartÃculas de uso común en la conformación de marcas que amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. Motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

   7. Demanda contencioso administrativa a resolverse en vigencia de la Decisión 486.

      A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

      En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo ALPRAGEN, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa ALPHAGAN. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

      La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco MatÃas Alemán expresa que las marcas son:

      (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de...