PROCESO 47-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 47-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 143 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Marca: Figura humanizada de un ave (mixta). Expediente Interno: 2509-2010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

VISTOS:

El Oficio 2509-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2509-2010-0-1801-JR-CA-07.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), República del Perú.

   2. Hechos:

   1. El 4 de diciembre de 2006, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. solicitó, ante el INDECOPI, el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene figuras de kekes rellenos, la frase DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y las denominaciones MANKEKE, MARINELA y RAYITA escritas en letras características, en la parte superior se aprecia la figura estilizada de un sol y en la parte central la figura humanizada de un pato y otros elementos sin reivindicar, todo en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul, celeste, amarillo y negro; para distinguir harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, helados comestibles y hielo, de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La Oficina de Signos Distintivos solicitó a la Oficina de Derechos de Autor que señale si la solicitud de registro del personaje contenido en la marca mixta presentada por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises, Inc. ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis.

   3. La Oficina de Derechos de Autor respondió señalando que el personaje solicitado por Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. posee características propias del personaje denominado “El Pato Donald”, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa.

   4. Mediante Resolución 19061-2007/OSD-INDECOPI de 31 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo mixto solicitado por considerar que el personaje que contiene implica el uso de un signo similar a un personaje protegido por los derechos de autor de Disney Enterprises, Inc., lo cual puede acarrear riesgo de confusión en el público consumidor. En ese sentido, se podría considerar que los productos distinguidos con el signo solicitado son elaborados por el creador del personaje denominado “El Pato Donald”, o bajo su control o licencia.

   5. El 26 de noviembre de 2007, Grupo Bimbo, S.A. de C.V. interpuso recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 1150-2008/TPI-INDECOPI de 20 de mayo de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nula la resolución apelada.

   6. Mediante Resolución 8644-2009/DSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos emitió nuevo pronunciamiento denegando de oficio el registro del signo solicitado, toda vez que verificó que se encuentra registrada la marca DONALD DUCK (mixta) a favor de Disney Enterprises, Inc. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la marca solicitada no fue otorgada por generar impresiones visuales semejantes con la marca registrada, lo que causaría riesgo de confusión.

   7. El 15 de junio de 2009, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. interpuso recurso administrativo de apelación contra la última resolución mencionada. Asimismo, solicitó la modificación de la descripción del signo a “la figura humanizada de un ganso”.

   8. Mediante Resolución 22-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual, se confirmó la resolución apelada.

   9. El 8 de abril de 2010, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 22-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 16 de diciembre de 2013 declaró fundada la demanda.

   10. El 20 de enero de 2014, el INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de la primera instancia judicial.

   11. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

       - Qué criterios se deben considerar para determinar si existe riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando éstos comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos.

       - Qué criterios se deben considerar para determinar si se han vulnerado los derechos de autor, cuando una marca solicitada a registro contiene un elemento figurativo semejante o parecido a uno protegido por el derecho de autor.

1. Argumentos de la demanda:

   12. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   - El INDECOPI no cumplió con notificarle los informes emitidos por la Dirección de Derechos de Autor, circunstancia que constituye un acto arbitrario que vulnera su derecho al debido proceso.

   - No se encuentra motivada la denegatoria del registro de su marca por afectar los derechos de autor, pues, no se ha precisado qué elementos protegidos por los derechos de autor se vulneraría con la imagen del ganso. Asimismo, no se ha especificado qué características de las imágenes humanizadas de aves con plumas blancas tienen elementos de originalidad que se encuentren protegidos por los derechos de autor.

   - Respecto al supuesto riesgo de confusión que podría causar con la marca DONALD DUCK (mixta), refiere que el público consumidor identifica perfectamente al “Gansito Marinela” (figura humanizada de un ganso que contiene el signo mixto solicitado) y lo puede diferenciar de la marca registrada a favor de Disney Enterprises Inc., por lo que pueden coexistir en el mercado.

2. Argumentos de la contestación a la demanda:

   13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

   - Sobre los informes no notificados, señaló que tal eventualidad no fue alegada en sede administrativa. Por lo tanto, en virtud del principio de congruencia dicho extremo de la demanda debe ser declarado improcedente.

   - En la resolución impugnada se ha explicado en detalle cuál es el objeto de protección de los derechos de autor sobre el personaje “Pato Donald”, e incluso se ha indicado cuáles eran los elementos originales del personaje que también presentaba la figurada humanizada del ganso, contenida en el signo mixto solicitado por el demandante. Es así que no resulta cierto que no se haya motivado la denegatoria del signo solicitado por afectar los derechos de autor.

   - Es un hecho acreditado que algunos de los productos identificados por el signo solicitado y los distinguidos por la marca registrada son idénticos. Bajo ese contexto, el consumidor a la hora de demandar en el mercado los productos que distinguen ambas marcas podrá verse confundido respecto de su origen empresarial, por lo que no es posible la coexistencia de los signos confrontados.

3. Sentencia de primera instancia:

   14. Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2013 se declaró fundada la demanda sobre la base de los siguientes fundamentos:

   - El INDECOPI no ha realizado un examen integral de los elementos que conforman el componente determinante de los signos en cuestión, pues, solamente se ha concentrado en el examen de la parte superior de las figuras humanizadas de las aves, lo cual va en contra de las reglas sobre el análisis de confundibilidad de los signos.

   - Si bien los signos confrontados contienen la figura de un pato con características humanas, el signo solicitado tiene una presentación visual de conjunto diferente a la marca registrada, pues, la forma de la cabeza, el tamaño y la forma del pico y de los ojos, la estructura del cuerpo, la forma de las extremidades y el vestido con que cada uno de ellos son representados demuestran que el diseño y los trazos característicos de las figuras son notablemente diferentes.

   - Adicionalmente, se consideró que no se puede monopolizar o crear derecho de exclusiva sobre la representación de una figura humanizada de un ave, en tanto no sea una réplica o imitación de una obra protegida por derechos de autor y/o de un signo distintivo con el que puede generar riesgo de confusión.

4. Argumentos del recurso de apelación:

   15. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando:

   - El artículo 45 del...