PROCESO 47-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2008
• Número de registro: 47-IP-2011
• Fecha de publicación: 10 Enero 2012
• Sección: Procesos
• Año: 2012
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 47-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5989-LR. Actor: MARS, INCORPORATED. Marca: EXELPET (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Bogotá, Colombia, a los 9 días del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 26 de agosto de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: MARS, INCORPORATED.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

Tercero Interesado: CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad MARS, INCORPORATED, solicitó el 21 de febrero de 1995 el registro como marca del signo denominativo EXELPET, para amparar productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 361 de febrero de 1995, la sociedad CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, presentó observación con base en su marca denominativa EXCEL, registrada en Ecuador bajo el título 42-96, para amparar productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0967558 de 9 de febrero de 1998, resolvió aceptar la observación presentada y denegar el registro solicitado.

4. La sociedad MARS, INCORPORATED, presentó demanda contencioso administrativa en relación con el anterior acto administrativo.

5. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista auditivo, fonético y visual.

2. Manifiesta, que la marca EXELPET se encuentra registrada en varios países del mundo.

3. Argumenta, que los signos en conflicto coexisten en varios países del mundo.

C. La contestación de la demanda.

1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

De conformidad con el informe enviado por el Tribunal consultante, no contestó la demanda.

2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El informe del Tribunal consultante resume la contestación de la demanda de la siguiente manera:

“Al contestar la demanda opone las siguientes excepciones: a. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b. Se ratifica en el contenido de la resolución No. 0967558 que guarda conformidad con la Decisión 344, por lo tanto es válida y legal. En sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda.”

3. Por parte del Procurador General del Estado.

De conformidad con el informe del Tribunal consultante, contestó que la única autoridad para representar legalmente a una entidad autónoma como el I.E.P.I., es su Presidente.

4. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

El informe del Tribunal consultante resume la contestación de la demanda de la siguiente manera:

“Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones. 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Existe similitud entre las marcas en conflicto, por lo que la solicitud de registro de la marca solicitada incurre en las prohibiciones de la Decisión 344; la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial debe ser ratificada. 3. Solicita se rechace la demanda.”

IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 194 y 196 literal a), de la Ley de Propiedad Intelectual.

El Tribunal interpretará los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No interpretará las normas internas, ya que no es competente para ello.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

Decisión 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

(…)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)”

VI. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Autonomía de las oficinas de registro marcario.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo EXELPET. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Determina la calidad del producto o servicio que identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la...