PROCESO 47-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2006
• Número de registro: 47-IP-2006
• Fecha de publicación: 23 Mayo 2006
• Número de Gaceta: 1345
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 7 -

PROCESO Nº 47-IP-2006

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY.

Caso: signo “SCOTCH”.

Expediente Interno: Nº 3579-97-LYM.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81; 82 (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 1 de marzo de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

En la demanda formulada por el mandatario de la sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY se alega que la actora “solicitó el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995, para proteger ‘caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos’, en la Clase Internacional 17”; que “Mediante Resolución de 17 de septiembre de 1996 … el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; y que “Con fecha 16 de octubre de 1996, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 019553 de 17 de septiembre de 1996 …. Hasta el día de hoy, 31 de enero de 1997 … no ha sido contestado ni resuelto el recurso interpuesto”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que la parte actora manifiesta en su demanda que “mediante resolución de 17 de septiembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de la marca SCOTCH, aduciendo que la denominación no es susceptible de registro ya que esta (sic) se ha convertido en una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende proteger”; que “la denominación SCOTCH es una marca famosa y notoriamente conocida y que cuenta con más de 300 registros a nivel mundial, inclusive en países miembros del Pacto Andino, como son Colombia, Bolivia y Perú”; que “la denominación SCOTCH es utilizada por el público consumidor para adquirir los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY y no de manera general para identificar cualquier producto de la clase internacional 17”; que “la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial constituye violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los (sic) que, por el contrario, buscan proteger a la marca famosa y notoriamente conocida y que la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial hace precisamente todo lo contrario, pues la pone en total desprotección al impedir su registro”; que “según consta en el expediente administrativo, la marca SCOTCH, es famosa y notoriamente conocida”.

El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “La denominación SCOTCH no se ha convertido en una palabra de uso común, por el contrario, es una marca famosa y notoriamente conocida, que el público consumidor a nivel mundial la identifica con los productos de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY”; que “la marca SCOTCH tiene más de 300 registros a nivel mundial … En el Ecuador MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY es propietaria de las siguientes marcas: SCOTCH … SCOTCH-BRITE … SCOTCH-BRITE (DISEÑO DE ENVOLTURA) …”; que “Adicionalmente, mi mandante ha solicitado el registro de la marca SCOTCH … el 19 de junio de 1995 y, SCOTCH … de 19 de junio de 1995, sin que se haya objetado de manera alguna el registro de estas marcas, por lo que queda plenamente demostrada la registrabilidad de la marca SCOTCH de propiedad de mi mandante”; que “La afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial implicaría el reconocer que marcas tales como COCA COLA, GILLETTE, ASPIRINA, SINGER, PIX BAYGON, han dejado de ser famosas marcas de fábrica, para convertirse en términos comunes. Es evidente que, por el contrario, en estos seis casos señalados, al igual que en el de la marca SCOTCH, el público consumidor identifica a la marca con el producto específico del propietario de cada una de ellas”; que “La marca SCOTCH es un signo perceptible y suficientemente distintivo. En consecuencia, es un signo perfectamente registrable”; que “la marca SCOTCH es distintiva, famosa y notoriamente conocida y, por lo tanto, susceptible de registro”; que “La fama y notoriedad de una marca de ninguna manera la convierte en una designación común o usual de los productos amparados en la Clase Internacional 17”; y que “Es absurdo considerar que la denominación SCOTCH pueda ser genérica o descriptiva, pues no lo es en su idioma original el Inglés, ya que en dicho idioma es simplemente el gentilicio de los habitantes de Escocia. Si no es un término descriptivo y genérico en su idioma original, peor aún, lo podría ser en el Español”.

2. Contestación a la demanda

2.1. El consultante informa asimismo que el Procurador General del Estado señala que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”.

2.2. El consultante señala también que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) “niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 019553, porque según su parecer, guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

2.3. Según el consultante, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, “expresa que el actor impugna erradamente la resolución No. 019553 y opone las siguientes excepciones: 1. Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. 2. Alega la Legalidad y validez de la resolución impugnada, ya que guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81; 82 (literal e); 83 (literales a, d, y e); 84 (literales a, b, c y d) y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 19 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede la interpretación únicamente de las correspondientes a los artículos 81 y 82, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de oficio, en ejecución de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, la del artículo 96 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo...