PROCESO 46-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 46-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-0537. Actor: HL INGENIEROS S.A. Marca mixta HL COMBUSTIBLES S.A.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 50 de 20 de enero de 2015, recibido en este Tribunal el 21 de enero de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0537.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: HL INGENIEROS S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: HL COMBUSTIBLES S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad HL COMBUSTIBLES S.A., el 28 de abril de 2008 solicitó el registro como marca del signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios prestados por estaciones de servicios (bomba), lavado y lustrado de vehículos, engrase”.

   2. La sociedad HL INGENIEROS S.A., formuló oposición sobre la base de su marca mixta HL INGENIEROS, registrada bajo el certificado No. 175212, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza “construcción; reparación; servicios de instalación”.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 015871 de 31 de marzo de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.

   4. La sociedad HL INGENIEROS S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 21785 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 29497 de 16 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   7. La sociedad HL INGENIEROS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 29497 de 16 de junio de 2009, 21785 de 30 de abril de 2009, y 015871 de 31 de marzo de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. El 23 de septiembre de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   9. Argumenta, que el elemento relevante de los signos en conflicto es la expresión HL, ya que las demás expresiones son meramente descriptivas y, por tanto, inapropiables.

   10. Complementa, que los signos en conflictos son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

   11. Advierte, que entre los signos en conflicto existe conexión competitiva.

   12. Agrega, que la marca mixta HL INGENIEROS ampara todos los servicios de la Clase 37 de Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se refuerza el riesgo de confusión que existe entre los signos en conflicto.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   13. Señala, que el signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A., goza de suficiente fuerza distintiva.

   14. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

   15. Agrega, no existe relación entre los servicios que identifican los signos en conflicto. Ambos signos distinguen servicios delimitados; “sus naturaleza y propiedades no guardan ninguna relación de complementariedad entre sí”. No existe conexión competitiva.

   16. Adiciona, que si bien ambos signos pertenecen a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no se puede inferir que por este sólo hecho son semejantes.

       Por parte del Tercero Interesado.

   17. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó mal el artículo 134 de la Decisión 486. Dicha norma no habla de distintividad.

   18. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Por lo tanto, afirma que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 fue correctamente aplicado por la Autoridad Nacional.

   19. Indicia, que el elemento predominante del signo solicitado para registro es el gráfico.

   20. Agrega, que no es lo mismo el significado de INGENIEROS que de COMBUSTIBLES. Son palabras genéricas pero con significado diferente.

   21. Argumenta, que los servicios que distinguen los signos en conflicto son totalmente diferentes. Por lo tanto, no se configura la conexión competitiva.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486[1].

   23. Se hará la interpretación solicitada, con excepción del literal b) del artículo 136, ya que en el caso sub examine no estamos frente al supuesto de un nombre comercial.

   CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas.

4. La conexión competitiva (servicios Clase 37).

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA.

   24. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A. es confundible con la marca mixta HL INGENIEROS. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo énfasis en la confusión ideológica.

   25. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013:

       “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

       El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

       Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2]

       Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

       Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra...