PROCESO 176-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 176-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión.

Marca: ALEX.

Actor: señor ALEJANDRO ORDÓNEZ PINOS.

Proceso interno Nº 447-11-1.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador, relativa a los artículos 155, 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 447-11-1.

El auto de 6 de febrero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

   Demandado: sociedad METALES Y AFINES S.A.

2. Hechos.

   Del escrito de demanda se desprenden los siguientes hechos:

   1. El 5 de septiembre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 986397 aceptó el registro como marca del signo ALEX a nombre del señor Alejandro Ordóñez Pinos.

   2. El 24 de octubre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el título Nº 3230 correspondiente a la marca ALEX a favor del señor Alejandro Ordóñez Pinos para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: clips, grapas, vinchas y demás materiales y útiles escolares.

   3. El 11 de marzo de 2011, el Juez Constitucional Cuarto de Inquilinato de Guayaquil, ordena al señor Alejandro Ordóñez Pinos la prohibición para que éste realice cualquier negocio con la marca registrada ALEX por ser su uso contrario a las normas que rigen la propiedad intelectual.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El Señor Alejandro Ordóñez Pinos en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Cita los artículos 216, 217 y 289 de la Ley de Propiedad Intelectual.

   2. Cita los artículos 241 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Cita el artículo 417 de la Constitución Política del Ecuador.

   4. Al referirse al tema de la competencia desleal cita los artículos 284 y 285 de la Ley de Propiedad Industrial y los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.

   5. Como pretensión concreta solicita:

   • “El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados ‘ALEX’.

   • El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería ‘ALEX’.

   • Se disponga la prohibición definitiva de la importación de la mercadería ‘gomas’ denominada ‘ALEX’, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería.

   • Reclamo indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia.

   • Reclamo la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca ‘ALEX’, en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad METALES Y AFINES S.A.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 155, 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 155 literal d), 241, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 154, 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

   (…)

   d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

   (…)

   Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

   a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

   b) la indemnización de daños y perjuicios;

   c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

   d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

   e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

   f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

   g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

   Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

   Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

   (…)

   Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

   a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

   b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

   c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

   (…)

   Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

   Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

   Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

   a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

   b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

   c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

   d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

   e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

   Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

   Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su...