PROCESO 85-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 85-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.

Marca: “MEDITERRÁNEO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2010-00094.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticinco (25) de abril de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 24750 de 19 de mayo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “MEDITERRÁNEO” (denominativo), solicitado por la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 37038 de 24 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 40912 de 19 de agosto de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24750 de 19 de mayo de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 27 de febrero de 2007, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “MEDITERRÁNEO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      - El 19 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 24750, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “MEDITERRÁNEO” (denominativo), solicitado por la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “BRIGGS MEDITERRÁNEO” (denominativa), a favor de la sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A. para distinguir productos de las clases 8 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 24 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 37038, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 19 de agosto de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 40912, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24750 de 19 de mayo de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Las Resoluciones que han sido proferidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantía en la protección de sus derechos”.

      - “(…) la oposición presentada por la sociedad COLCERÁMICA a la solicitud de registro de la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO en clase 11 con fundamento en la marca MEDITERRÁNEO registrada por mi representada en las clases 19 y 27, fue declarada infundada y la marca BRIGGS MEDITERRÁNO fue concedida. (…) En síntesis, la SIC consideró que las expresiones MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO NO SON CONFUNDIBLES, POR CUANTO LA EXPRESIÓN BRIGGS LE OTORGA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD”.

      - “Con menos de 6 meses de diferencia, la SIC cambió por completo su posición y ahora, consideró que las marcas MEDITERRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO SÍ SON SIMILARES”.

      - “(…) la solicitud de marca de mi representada no está incursa en causal alguna de irregistrabilidad, por cuanto cumple con todos los requisitos para ser registrada como marca de fábrica”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En el presente caso, el referido estudio, recayó sobre el signo solicitado MEDITERRÁNEO y la marca previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, de donde se concluyo (sic) que existen entre ellos similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí, similitudes derivadas de los segmentos a cotejarse, pues la expresión MEDITERRÁNEO reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, siendo la variación realizada consistente en la supresión del término BRIGGS insuficiente para que este (sic) sea distintivo, lo que podría conducir al consumidor a error al pensar que se trata de la marca previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO y adquirir un producto creyendo firmemente que tienen la misma procedencia empresarial”.

      - “(…) entre los productos amparados por el signo solicitado (…) y los productos y/o servicios a amparar por la marca MEDITERRÁNEO para la clase 11 internacional, se presenta a todas luces la conexidad competitiva, toda vez que el signo solicitado (…) pretende amparar ‘ventiladores de pie, mesa y techo’, en tanto que la marca registrada ampara ‘aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias’, es decir, productos de la clase 11, esto es que se trata de la misma clase”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A., de conformidad con el informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 25 de abril de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 136 literal a), por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MEDITERRÁNEO” (denominativo), fue presentada el 27 de febrero de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo...