PROCESO 58-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 058-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: ESOZOL (denominativa).

Actor: sociedad LABORATORIOS BEST S.A.

Proceso interno Nº 2009-00531.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00531.

El auto de 17 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad LABORATORIOS BEST S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad NEVOX FARMA S.A.

2. Hechos.

   1. El 9 de junio de 2008, la sociedad NEVOX FARMA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ESOZOL (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 594 de 31 de julio de 2008. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. sobre la base de sus marcas ESOMEZOL, OMEOL LYO y OMEOLINA (denominativas) registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, la sociedad GALENO QUÍMICA S.A., sobre la base de su marca ESOZ (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 57469 de 31 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 10376 de 27 de febrero de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 12490 de 19 de marzo de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 57469. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violaron los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. “(…) el elemento predominante a analizar respecto del estudio de confundibilidad de las marcas enfrentadas, es el aspecto fonético o auditivo el ortográfico, tanto el primero por la similitud en la pronunciación en sus raíces y derivaciones respecto de la marca ESOMEZOL y como el segundo, respecto de la comunidad e igualdad de las letras que comprenden los signos confrontados”.

   3. “Es común, que el consumidor medio de un producto farmacéutico, pida el medicamento por el nombre, centrándose en su pronunciación fonética y en su percepción auditiva y también por la impresión visual que le dan las palabras”.

   4. La marca concedida “es muy similar a la marca previamente registrada, toda vez que su aspecto fonético y auditivo y la comunidad de elementos ortográficos que son los predominantes y son lo que determinan en el consumidor la distinción del producto, reviste similitudes que podrían llevar a confusión dentro del consumidor respecto del producto mismo, su origen y la procedencia empresarial”.

   5. La diferencia “entre las dos marcas solo radica en la sílaba ‘ME’ que se encuentran en el núcleo de la marca previamente registrada ‘ESOMEZOL’, en los demás elementos la expresión ESOZOL reproduce idénticamente la marca de mi representada, por lo tanto la marca ESOZOL constituye una expresión que no es suficientemente distintiva frente al signo previamente registrado de mi representada”.

   6. Recalca que “desde el punto de vista meramente fonético, como desde el punto de vista ortográfico podría darse la confundibilidad respecto del producto mismo y también de su procedencia empresarial, en menoscabo de la reputación y el posicionamiento que se ha logrado por parte de la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. de su marca ESOMEZOL”.

   7. Por lo que, “la identidad de los signos en disputa y de los productos que se pretenden amparar resultan evidentes y en consecuencia, la marca solicitada, no puede coexistir con la previamente registrada y con los derechos que de ella se derivan”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo ESOZOL (nominativo) “no está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la normativa andina, por lo tanto, al realizar el estudio de confundibilidad no se presenta ni identidad, ni semejanza alguna que puedan causar riesgo de confusión, como mal lo refiere el apoderado judicial de la parte demandante”.

   3. La “expresión ESOZOL (NOMINATIVA), está compuesta por el prefijo ‘ESO’ que le otorga suficiente distintividad frente a las marcas opositoras, pues la ubicación de este prefijo dentro de su estructura gramatical le da relevancia en su sonoridad”.

   4. Agrega que “los conjuntos de las marcas opositoras OMEZOL LYO y OMEZOLINA son más extensas, que al compararlas con el signo solicitado ESOZOL solo comparten la sílaba ZOL y sus prefijos iniciales son disímiles es decir, OME, ESO, variando la estructura gramatical tanto vocálica como consonante, que al pronunciarse le otorga suficiente distintividad en el mercado y que permite que el consumidor pueda diferenciar los productos en el mercado”.

   5. En el signo opositor “ESOMEZOL se observa que la estructura gramatical es extensa, siendo posible que su aspecto visual y fonético sean distintivos sin generar riesgo de confusión y siendo factible que coexista en el mercado con el signo solicitado ESOZOL (NOMIANTIVA)”.

   6. Por lo tanto, el signo ESOZOL (denominativa) es registrable.

5. Tercero interesado.

   La sociedad NEVOX FARMA S.A. tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda manifestó:

   1. Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión. Agrega “entre los mismos no obran semejanzas susceptibles de generar confusión dado que si bien comparten algunas de las letras, cada uno de los signos cotejados cuenta con una disposición ortográfica diferente, la marca ESOMESOL, ésta posee una mayor extensión frente a la marca ESOZOL, haciendo que el campo fonético y visual sean diferentes sin riesgo de confusión pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado”.

   2. Los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista fonético.

   3. De igual manera los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista ortográfico y no son confundibles entre sí.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ESOZOL (denominativo), fue el 9 de junio de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los...