PROCESO 23-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 23-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literal b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00178. Actor: MAKRO COMPUTO S.A. Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de abril de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MAKRO COMPUTO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras Interesadas: ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., solicitó el 16 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A., para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 574 de 28 de febrero de 2007, la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, presentó oposición con base en las siguientes marcas mixtas registradas en Colombia:

      |MARCA |CLASE |CERTIFICADO |

      |MIKRO |9 |329757 |

      |MK TECH |11 |296182 |

      |MAKRO |11 |173515 |

      |MAKRO |39 |173053 |

      |MAKRO |42 |173054 |

      |MAKRO |42 |157285 |

      Argumentó la notoriedad de la marca MAKRO, y la existencia de la familia de marcas MAKRO.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22531 de 27 de junio de 2008, resolvió declarar fundada la oposición presentada, abstenerse de hacer la declaratoria de notoriedad de la marca MAKRO y negar el registro solicitado.

   4. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 26911 de 29 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución No. 22531, declarando infundada la oposición y concediendo el registro solicitado.

   6. La sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, presentó recursos de reposición y de apelación contra el anterior acto administrativo.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 43951 de 31 de octubre de 2008, resolvió los recursos interpuestos, revocando la Resolución No. 26911 y confirmando la Resolución No. 22531.

   8. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos conceptual, visual, gramatical, fonético y ortográfico.

   2. Indica, que los signos en conflicto son de fantasía.

   3. Sostiene, que la parte figurativa es relevante dentro del signo que se pretende registrar.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles.

      • Indica, que el signo solicitado reproduce en su totalidad la parte predominante de las marcas registradas. Los demás elementos no generan distintividad ya que no son apropiables: S.A. es un tipo societario y cómputo hace referencia a computadores y aparatos científicos o eléctricos.

      • Afirma, que el público consumidor puede caer en error en cuanto al origen empresarial.

      • Sostiene, que en los signos opositores hay uno que ampara los mismos productos del signo a registrar.

      • Agrega, que otro signo opositor ampara servicios de la clase 42, los que son conexos competitivamente con los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Mediante el oficio No. 0192 de 31 de enero de 2013, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, se informó que no se remitió copia de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 literal b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las normas solicitadas, pero se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a), b) y g).

   De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)”.

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

Artículo 226

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la...