PROCESO 57-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 057-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 96 de la misma Decisión 344.

Marca: PRUMERICA FINANCIAL & LOGO.

Actor: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

Proceso interno Nº 1708-2000-7140.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1708-2000-7140.

El auto de 17 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Terceros interesados: SOCIEDAD ANÓNIMA SAINT GEORGES CAPITAL BANK, SAINT GEORGES CAPITAL MARKETS Y SOCIEDAD FINANCIERA DE LAS AMÉRICAS.

2. Hechos.

   1. El 20 de octubre de 1999, la sociedad PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, solicitó el registro como marca del signo PRUMERICA FINANCIAL & LOGO, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 417 correspondiente al mes de octubre de 1999. Contra dicha solicitud, no se presentaron observaciones.

   3. Por Resolución Nº 0033563 de 2 de febrero de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, negó el registro del signo solicitado por considerar que era confundible con la marca PROMERICA registrada a favor de las sociedades SOCIEDAD ANÓNIMA SAINT GEORGES CAPITAL BANK, SAINT GEORGES CAPITAL MARKETS Y SOCIEDAD FINANCIERA DE LAS AMÉRICAS para distinguir servicios de la Clase 36.

   4. De esta manera, la sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº 0033563.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA en su escrito de demanda sostuvo los siguientes argumentos:

   1. El signo solicitado “es una marca plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países del mundo (…)”.

   2. El hecho de existir tres marcas PROMERICA registradas a favor de tres distintos propietarios “le da derecho a mi representada que se le conceda el registro de la marca PRUMERICA FINANCIAL & LOGO, pues si pueden coexistir tres marcas idénticas todas concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para la misma clase internacional No. 36, por qué no puede concederse el registro de PRUMERICA FINANCIAL & LOGO que es en su conjunto diferente de las marcas POMERICA (sic) que se encuentran registradas a nombre de tres diferentes titulares. Es de pensarse, que en el caso que nos ocupa el actuar el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, ha sido claramente discriminatorio con respecto de mi representada”.

   3. Entre los signos en conflicto “existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor, pues como corresponde en estricto apego a las reglas del cotejo marcario, la marca PRUMERICA FINANCIAL & LOGO debe ser considerada en su integridad y no como la reproducción de un solo elemento”. Es decir, sin fraccionarla.

   4. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual le concedió el registro de la marca ROCK LOGO & PRUMERICA (STYLIZED) sin argumentar posibilidad de confusión entre esta marca y las tres marcas PROMERICA, por lo tanto, el IEPI debía actuar de la misma manera en el presente caso y “debió también conceder el registro de la marca PRUMERICA FINANCIAL & LOGO (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo:

   1. “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

   2. “Me ratifico en la Resolución No. 0033563, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   3. “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

      El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado contestó la demanda sosteniendo que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada” y que acude al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa (…)”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda manifestando:

   1. “Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

   2. Una vez realizado el examen de registrabilidad, se encontró los registros de la marca PROMERICA registrada a favor de la SOCIEDAD ANÓNIMA SAINT GEORGES CAPITAL BANK, SAINT GEORGES CAPITAL MARKETS Y SOCIEDAD FINANCIERA DE LAS AMÉRICAS S.A.

   3. Por lo que, “se concluyó que la denominación solicitada causaría confusión o asociación en los medios comerciales y en el público consumidor, pues protege los mismos servicios de la marca anteriormente registrada por un tercero”.

   4. El signo solicitado no cumple con lo dispuesto por el artículo 134 de la Decisión 486 y se encuentra incurso dentro de la prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

5. Terceros interesados.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de los terceros interesados: Sociedad Anónima Saint Georges Capital Bank, Saint Georges Capital Markets y Sociedad Financiera de las Américas S.A.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro del signo PRUMERICA FINANCIAL & LOGO fue el 20 de octubre de 1999 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344. Conforme a lo facultado por la norma comunitaria no se interpretarán los artículos 82 literal h), 83 literales d) y e) y 95 de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso concreto, y, de oficio se interpretará el artículo 96 de la Decisión 344; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a)...