PROCESO 52-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 052-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Marca: STRIDES CELOVAN (mixta).

Actor: sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00018.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho día del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00018;

El auto de 10 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

1. Hechos.

   1. El 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo STRIDES CELOVAN (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 588 de 31 de enero de 2008. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. sobre la base de su marca TRIDEX (mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 3 y 5 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 26679 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 30960 de 26 de agosto de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 34990 de 19 de septiembre de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 26679. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 150 de la Decisión 486, ya que la Superintendencia “no realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración (…)” por lo que los actos administrativos impugnados son “actos ilegales por falsa motivación (…) fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión (…)”.

   2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la marca solicitada “es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación CELOVAN”.

   3. “LA DENOMINACIÓN (APELLIDO) CELOVAN, está integrada por dos raíces es de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular. De esta perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el denominado examen de confundiblidad”.

   4. Cita varios registros marcarios que contienen las partículas CELO, SELO Y VAN.

   5. A su juicio “STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES se le coloque a modo de apellido, CELOVAN, no enerva el citado criterio (…)”. Por lo que “la expresión CELOVAN al ser extremadamente débil no puede ser considerada como parte integral de la marca STRIDES (…)”.

   7. Afirma que entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y gramatical ortográfica. Que no se tomó en cuenta que uno de sus registros es TRIDEX denominativa.

   8. Los signos en conflicto distinguen productos de la misma Clase 5.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “NO se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 486 (…) por el contrario las mismas se fundamentan en ésas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto”.

   2. La marca concedida no es confundible con las marcas registradas y es “APTA para distinguir en el mercado los productos que ampara (…)”.

   3. Por lo que, entre los signos en conflicto “NO existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quien, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, NO se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.”.

   4. La Superintendencia realizó adecuadamente el examen de registrabilidad.

4. Tercero interesado.

   La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda manifestó:

   1. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el examen de registrabilidad debe realizarse sin fraccionar el signo. Agrega que entre los signos en conflicto “no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES CELOVAN, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   2. No hay confundibilidad en los productos que distinguen los signos ya que “la marca registrada distingue ‘producto farmacéutico a base de vancomicina’, y la marca base de la nulidad todos los productos de la clase 05; es decir que existe una restricción y/o limitación frente a la cobertura de los productos que ambas marcas amparan”.

   3. El signo STRIDES CELOVAN es una expresión de fantasía por lo que no es cierto el argumento de la actora de que CELOVAN contenga partículas de uso común en la industria farmacéutica.

   4. Entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de causar confusión entre el público consumidor.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo STRIDES CELOVAN (mixto), fue el 4 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literales a ) y b) de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o...