PROCESO 55-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 55-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00516. Actor: PASTA ZARA S.P.A. Marca: PAZI ZARA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de mayo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de abril de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PASTA ZARA S.P.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras Interesadas: C.I. PAZIZARA S.A.S. (Cesionario de la marca).

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INTERNATIONAL COMERCIAL GROUP EU, solicitó el 19 de mayo de 2008 el registro como marca del signo mixto PAZI ZARA, para amparar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 594 de 31 de julio de 2008, la sociedad PASTA ZARA S.P.A., se opuso con base en su marca mixta PASTA ZARA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 214105, para amparar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “pastas alimenticias frescas, secas, congeladas, intensamente congeladas y semi-cocidas”.

   3. La sociedad INTERNATIONAL COMERCIAL GROUP EU., modificó la solicitud limitando la cobertura a: “café y sucedáneos del café”.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 01615 de 26 de enero de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   5. La sociedad PASTA ZARA S.P.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 16420 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 22020 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

   8. La sociedad PASTA ZARA S.P.A, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

   2. Argumenta, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

   3. Indica, que en el signo solicitado para registro el elemento relevante es el denominativo, y de éste la palabra ZARA.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, fonético y conceptual.

      • Indica, que la palabra PAZI es la que tiene mayor relevancia en el signo solicitado para registro.

      • Agrega, que los productos amparados por los signos en conflicto no poseen conexión competitiva.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gramatical, fonético, visual y conceptual.

      • Argumenta, que el conjunto marcario del signo solicitado para registro es completamente distintivo.

      • Indica, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 135, 136 literales a) y b), y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se restringirá la interpretación solicitada de la siguiente manera: el artículo 135 a los literales a) y b), y el 136 al literal a), ya que no se está argumentando la protección de un nombre comercial. No se interpretará el artículo 155 ya que no se trata de una acción de infracción de derecho marcario. De oficio se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

4. La conexión competitiva en productos de la misma clase.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto PAZI ZARA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la...