PROCESO 38-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00498. Actor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. Marca: UNO.UNO (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de mayo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de abril de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera Interesada: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., solicitó el 12 de marzo de 2007 el registro como marca del signo denominativo UNO.UNO, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 575 de 30 de abril de 2007, la sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., se opuso con base en sus marcas denominativas DOS EN UNO, registradas en Colombia bajo los certificados Nos. 264063 y 145937, para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 50444 de 28 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   4. Las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. e INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 04323 de 30 de enero de 2009, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15637 de 31 de marzo de 2009, resolvió los recursos de apelación, revocando el artículo segundo de la Resolución No. 50444 y concediendo el registro solicitado.

   7. La sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gramatical, fonético y conceptual.

   2. Argumenta, que si bien la palabra UNO es inapropiable, el signo solicitado para registro no contiene ningún elemento que lo convierta en distintivo.

   3. Indica, que los signos en conflicto podrían generar confusión indirecta en el público consumidor.

   4. Manifiesta, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

      • Indica, que como no existe confundibilidad no es necesario hacer un análisis de conexión competitiva.

      • Agrega, que si bien la palabra UNO es de uso cotidiano, el signo solicitado contiene una combinación de elementos que genera distintividad.

      • Manifiesta, que el signo opositor es débil precisamente por la existencia del mencionado elemento de uso cotidiano; por lo tanto, debe permitir la utilización de dicho elemento en otros signos distintivos.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Argumenta, que la palabra UNO es de uso común y no puede ser apropiada por ningún competidor en el mercado.

      • Indica, que el signo solicitado para registro contiene una combinación de elementos que genera distintividad.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos compuestos.

4. Las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.

5. La conexión competitiva.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo UNO.UNO. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

      . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189...