PROCESO 39-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 039-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: CRECEMAX (denominativa).

Actor: sociedad ALGARRA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00412.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00412.

El auto de 03 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad ALGARRA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

1. Hechos.

   1. El 1 de octubre de 2007, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CRECEMAX (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 582 de 30 de noviembre de 2007. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad ALGARRA S.A. sobre la base de sus marcas CREMAX (denominativas y mixtas) registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 29.

   3. Por Resolución Nº 35254 de 14 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad ALGARRA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 43315 de 28 de agosto de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 25266 de 14 de mayo de 2010, confirmó, también, la Resolución Nº 35254. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad ALGARRA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad ALGARRA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que la marca CRECEMAX (denominativa) es “una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida de mi representante CREMAX (…)”. Agrega “como se puede apreciar la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca CREMAX, lo cual sin duda alguna genera una semejanza gráfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante simplemente agregó una sílaba ‘CE’, lo cual no le otorga suficiente distintividad y novedad, pues la pronunciación sigue siendo idéntica”.

   2. Menciona las pruebas presentadas tendientes a demostrar que el signo CREMAX es notoriamente conocido y dice “ha quedado demostrado que la marca CREMAX de mi representada es NOTORIAMENTE CONOCIDA, por cuanto ha sido ampliamente difundida dentro del consumidor y éste la reconoce como tal, goza de protección especial (…)”.

   3. Agrega que, entre los productos que distinguen los signos en conflicto hay conexión competitiva.

   4. El registro del signo solicitado CRECEMAX (denominativo) “dará origen al fenómeno de la DILUCIÓN DE LA MARCA (…) la marca notoria pierde su FUERZA DISTINTIVA, afectándose así al titular de la misma”.

   5. Se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto “presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado (…)”.

   6. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 134 ya que el signo solicitado CRECEMAX (denominativo) carece de distintividad.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó a la demanda en los siguientes términos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Entre los signos en conflicto no se presenta similitud “la sílaba CE, incluida en la marca que se concedió con los actos administrativos que ahora se demandan, le otorgan a la misma una estructura, un significado y una identidad particular y disímil a la marca que por esta vía se alega como violentada (…)”.

   3. Agrega, que entre los signos en conflicto “no existen semejanzas conceptuales, si se quieren dichas expresiones son evocativas su concepto no contiene el mismo significado, si bien la marca CRECEMAX evoca crecer lo que conlleva a pensar en un producto alimenticio, en tanto que la marca opositora evoca a pensar en una característica del producto, esto es, en una consistencia cremosa”.

   4. Los signos en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

   5. “(…) las pruebas aportadas en sede administrativa, no acreditaron la notoriedad en los países de la Comunidad Andina ni en Colombia específicamente, los registros entre otros, de algunos países de la región, no son suficientes para acreditar el impacto de CREMAX en el mercado andino, impacto que es necesario para lograr la difusión amplia del signo y el amplio reconocimiento del mismo en el sector pertinente del mercado”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando:

   1. Sobre la supuesta violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, “el actor dentro del acervo probatorio no incluye ninguna Resolución emitida por la Autoridad Competente o documento concreto donde pruebe que las marcas CREMAX han sido declaradas notorias”.

   2. No existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

   3. El signo solicitado CRECEMAX (denominativo) es distintivo y reúne los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486.

   4. Las marcas CRECEMAX (denominativa) y CREMAX “son dos marcas que no generan ni siquiera riesgo de confusión al consumidor por cuanto se componen de diferente número de sílabas, evocan conceptos diferentes y visualmente son completamente opuestas, pues una es nominativa y la otra al ser mixta contiene elementos gráficos que permiten su diferenciación frente al consumidor razonable”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CRECEMAX (denominativo), fue el 1 de octubre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      (…)

      Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

      (…)

      b) carezcan de distintividad;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se...