PROCESO 158-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 158-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: FIGURATIVA. Expediente Interno: Nº 2009-00427.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 25 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2385, de 22 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 23 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00427.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: ALLERGAN, INC.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: VIDEOSERPEL LTD.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 1 de septiembre de 2006, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir “servicios de educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad, pérdida de peso y mantenimiento de peso, distribución de material en conexión a lo anterior”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 31 de mayo de 2007, se publicó el extracto en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 576, bajo el Nº 619.

      – Estando dentro del término legal, el 12 de julio de 2007, la sociedad VIDEOSERPEL LTD. presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la confundibilidad de la marca solicitada con sus marcas: FIGURATIVA Nº 252746, en Clase 41 de la Clasificación Internacional y TELEVISA (mixt

      1. Nº 252478 en Clase 41 de la Clasificación Internacional.

      – Mediante la Resolución Nº 43446, de 30 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad VIDEOSERPEL LTDA., y denegó el registro de la marca solicitada.

      – La sociedad ALLERGAN, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 43446 de 30 de octubre de 2008.

      – Mediante Resolución Nº 53675, de 18 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

      – Mediante Resolución Nº 10793, de 4 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante ALLERGAN, INC. manifestó lo siguiente:

      – “Al comparar la marca solicitada frente a la marca de propiedad de VIDEOSERPEL LTDA., encontramos que cada una de ellas tiene una composición completamente diferente, que permitirá al consumidor recordarlas en forma independiente”.

      – “Las marcas FIGURATIVA y TELEVISA (mixta) no son semejantemente confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual con la marca FIGURATIVA de mi representada”.

      – “En la actualidad existen varias marcas registradas que contienen diseños de círculos y óvalos con trazos lineales en la Clase 41, a nombre de diferentes titulares y coexisten con las marcas del opositor. (…) Es posible colegir que la marca solicitada por mi representada también podrá coexistir con todas ellas, sin crearle riesgo de confusión alguno al consumidor”.

      – “La marca figurativa solicitada es una marca derivada de las marcas registradas de propiedad de mi representada ALLERGAN, INC. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, ALLERGAN, INC. tiene un derecho de preferencia para registrar la marca FIGURATIVA”.

      – “Los servicios que se identifican con la marca FIGURATIVA solicitada se caracterizan por ir dirigidos a un público con unas características específicas, como los son aquellos que se han practicado o que planean practicarse una cirugía y, por lo tanto, se trata de servicios muy especializados que, por su naturaleza, son ofrecidos en un mercado particular y están dirigidos a un público específico, hecho que elimina cualquier riesgo de confusión, en la medida en que tienen una naturaleza y función muy diferente a los servicios de entretenimientos y educación de una cadena televisiva”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

      – “El signo solicitado FIGURATIVA y los signos registrados TELEVISA (mixta) y FIGURATIVA presentan similitudes que generan riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la figura de las marcas registradas, es decir, en ambos casos la figura es un óvalo, se encuentran divididos por franjas, el signo solicitado FIGURATIVA insinúa en el centro un círculo, que si bien no se define totalmente, se muestra con las divisiones del óvalo de forma irregular, siendo más gruesas del lado izquierdo y más delgadas del lado derecho, permitiendo que el consumidor caiga en error de confusión, y contrario a lo afirmado por el demandante el signo solicitado no es distintivo”.

      – “Se observa que el signo solicitado, se relaciona con los servicios de las marcas opositoras, respecto al servicio de educación, existiendo conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor, al entender que las marcas enfrentadas, tienen la misma procedencia empresarial, por lo cual, no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores como al titular de las marcas previamente registradas”.

   5. Fundamentos de tercero interesado

      El tercero interesado VIDEOSERPEL LTDA. manifestó lo siguiente:

      – “El método que el demandante propone para analizar si la marca no es confundible con las marcas de mi representada no es acertado, porque sensiblemente olvida los siguientes factores:

   1. El demandante no compara todos los signos objeto de controversia, lo que hace que sus apreciaciones sean sesgadas.

      Una comparación completa, en su conjunto y de manera sucesiva permite concluir que los signos en cotejo sí presentan similitudes suficientes para crear confusión en el público consumidor, pues no es coincidencia que tanto el signo pretendido como los registrados contengan la forma ovalada con una circunferencia en el centro, graficada con trazos lineales horizontales, donde se resalta la alta circunferencia.

   2. La comparación desde el punto de vista ortográfico que hace el actor no responde a la naturaleza de los signos que se deben comparar.

      El examen de confundibilidad debe centrarse, debido a la naturaleza de los signos comparados, en la parte gráfica. Además, dos de los signos comparados (el pretendido y el opositor) se conforman exclusivamente por su parte gráfica, sin incluir elementos adicionales que marquen algún tipo de diferencia o que permitan intuir que su naturaleza responde más a un análisis nominativo que gráfico.

      De modo que, no es admisible una comparación ortográfica, porque los signos comparados no son mixtos o nominativos, sino gráficos o figurativos.

   3. Similitudes desde el punto de vista conceptual.

      Debido a los trazos semejantes que comparten los signos en cotejo, el aspecto ideológico que evocan los signos es idéntico: un ojo humano o una circunferencia dentro de un óvalo. De manera que, sea cual sea el signo que vea el consumidor entre los tres comparados, retendrá y entenderá el mismo concepto, lo que según la jurisprudencia, aumentará el grado de confusión”.

      – “Respecto a la coexistencia de marcas que advierte el demandante, es importante resaltar que si bien las mismas contienen círculos u óvalos con rayas, las mismas contienen elementos nominativos o gráficos adicionales que sí la distancian de las marcas opositoras, (…) por lo que el argumento de la demandante sobre la coexistencia de marcas similares no aplica”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La solicitud de registro fue presentada el 01 de septiembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. Por tanto, se procederá a interpretar de oficio, el artículo 134 literal b) de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y...