PROCESO 095-IP-2008
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 095-IP-2008
Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador. Proceso Interno: Nº 12.044-04 L.Y.M. Marca: “SUMA”. Actor: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil ocho.
VISTOS:
El Oficio Nº 0672, de 25 de agosto de 2008, recibido en este Tribunal el 26 de agosto de 2008, mediante el cual el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literal a) y 172 inciso primero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 12.044-04 L.Y.M.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 07 de octubre de 2008.
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Las partes.
Demandante: INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.
Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). El Director Nacional de Propiedad Industrial.
Tercero interesado: JOHNSONDIVERSEY, INC.
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Determinación de los hechos relevantes.
El 26 de noviembre de 1999, la compañía UNILEVER N.V. presenta la solicitud de registro del signo denominativo “SUMA”, para amparar productos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 02 de mayo de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro como marca de la denominación “SUMA” para amparar productos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de UNILEVER N.V. bajo el Título de Registro Nº 10880-01, marca que fuera transferida posteriormente a la compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., mediante el certificado de transferencia Nº 1454-IEPI, de 19 de septiembre de 2003.
El 31 de agosto de 2004, INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. presenta acción de nulidad en contra de la marca registrada “SUMA”, en base a que el 12 de octubre de 1999, obtuvo con anterioridad el registro de la marca “SUMAX” mediante el Título de Registro Nº DNPI-2464-99-IEPI, concedida para amparar productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Fundamentos de la Demanda.
La marca “SUMAX” de propiedad de la demandante INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., se encuentra registrada con anterioridad, desde el año 1999 para proteger productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, al igual que la marca “SUMA”, actualmente de propiedad de la compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió analizar que, además de ser denominaciones extremadamente similares, se destinan a proteger productos comprendidos en la misma Clase Internacional, por lo tanto, existiría un claro riesgo de confusión entre dichos productos.
La denominación “SUMA” fue solicitada cuando la marca “SUMAX” se encontraba registrada, es decir, que no se cumplió con el requisito de distintividad, fundamental para ser registrada como marca conforme a los artículos 134 y 135 literales b) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad de la denominación “SUMA” no consideró que la solicitud no era susceptible de registro porque carecía de distintividad al existir una marca extremadamente similar previamente registrada para la misma Clase Internacional.
De la comparación entre las marcas en el campo visual, fonético, auditivo e ideológico se desprende que la similitud es innegable, ya que las vocales que forman parte de los signos en conflicto “SUMA” y “SUMAX” son exactamente iguales y se encuentran ubicadas en el mismo lugar. La primera y la segunda sílaba son exactamente iguales, la única diferencia es la letra “X” que se encuentra al final de la marca registrada “SUMAX”, por lo que la denominación “SUMA” se encuentra inmersa en su totalidad en la marca anteriormente registrada.
La denominación “SUMA” no es lo suficientemente distintiva, más aún, tratándose de productos farmacéuticos, los cuales llevan consigo un peligro latente para la salud de quien los utiliza sin prescripción médica previa, por lo tanto, al otorgar el registro como marca del signo “SUMA” extremadamente similar a “SUMAX” no se protegió al consumidor frente al grave peligro de adquirir el producto equivocado, atentando contra los derechos de la vida y la salud ya que los lugares de expendio, la comercialización de los productos y los medios publicitarios son los mismos.
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que se declare la nulidad absoluta del Título Nº 10880-01 que concede el registro como marca del signo denominativo “SUMA”, originalmente concedido a favor de UNILEVER N.V. y, actualmente, de propiedad de JOHNSONDIVERSEY, INC.
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Contestación a la Demanda.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), así como, el Director Nacional de Propiedad Intelectual no contestaron la demanda.
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Argumentos del Tercero Interesado.
La compañía JOHNSONDIVERSEY, INC., por intermedio de sus representantes legales, como tercero interesado, propone las siguientes excepciones:
• Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
• Alega diferenciación ideológica conceptual entre los signos confrontados “SUMA” y “SUMAX”, pues la denominación cuyo registro se impugna evoca de manera directa una operación matemática fundamental mientras que el signo “SUMAX” es de fantasía y no transmite en la mente de los consumidores ningún significado en concreto.
• Alega el principio de especialidad de las marcas ya que la marca registrada “SUMAX” identifica productos farmacéuticos para el tratamiento de la osteoporosis, mientras que la marca “SUMA” ampara mercaderías destinadas a la limpieza e higiene con excepción de productos farmacéuticos y medicinales, eliminando cualquier posibilidad de confusión, es decir, que no solo las marcas son diferentes sino que identifican productos diferentes.
• Además alega la coexistencia pacífica de las marcas “SUMA” y “SUMAX” ya que han coexistido en el mercado consumidor por más de cinco años en el Ecuador, sin que hasta el momento se haya presentado algún caso de confusión y/o asociación.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 12.044-04 L.Y.M.
Que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literal a) y 172 inciso primero de la Decisión 486.
Que, conforme a la fecha de presentación de la acción de nulidad de 31 de agosto de 2004, este Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 172 de la Decisión 486. Asimismo, la solicitud de registro fue presentada el 26 de noviembre de 1999, por lo que se interpretarán, de Oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 344
(...)
Artículo 81
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…)
Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
(…)
.
DECISIÓN 486
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá...
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