PROCESO 18-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 143 y 150 de la misma Decisión.

Marca: SPOTLIGHT (denominativa).

Actor: sociedad AVON PRODUCTS, INC.

Proceso interno Nº 2010-00263.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00263.

El auto de 20 de marzo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad AVON PRODUCTS, INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad FMC CORPORATION.

1. Hechos.

   1. El 9 de enero de 2009, la sociedad AVON PRODUCTS, INC. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SPOTLIGHT (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 601 de 27 de febrero de 2009. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 40238 de 10 de agosto de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado argumentando que “Vistos los registro de la Propiedad Industrial, se observa que la marca SPOTLIGHT (nominativa) se encuentra registrada y su titular es la sociedad FMC Corporation, con certificado No. 239577, marca que distingue productos de la clase 5º (…)”.

   4. La sociedad AVON PRODUCTS, INC. modificó su solicitud en sentido de limitar el alcance de los productos a identificarse.

      Así mismo, interpuso recurso de reconsideración y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 40238.

   5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 46547 de 14 de septiembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 69367 de 30 de diciembre de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 40238. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   7. La sociedad AVON PRODUCTS, INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad AVON PRODUCTS, INC. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. El signo solicitado SPOTLIGHT (denominativo) distingue productos específicos de la Clase 3, especialmente “cosméticos, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, productos para el cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado de los ojos, cuidado de los labios, cuidado del cabello, preparaciones para el cuidado de los pies y las uñas”.

      Mientras que el signo SPOTLIGHT sobre la base del cual se negó el registro distingue productos específicos de la Clase 5, especialmente preparaciones para la destrucción de animales dañinos y maleza, pesticidas, fungicidas, herbicidas, por lo que no existe conexión competitiva.

   3. Recalca que aunque los signos en conflicto sean iguales no hay conexión entre los productos que cada uno distingue. Agrega que la sociedad AVON PRODUCTS, INC. es una compañía pionera en ventas por catálogos “lo que permite aún más que el consumidor pueda escoger el producto que desea adquirir sin inquirir (sic) en equivocación alguna”.

   4. “(…) la marca solicitada no genera ningún riesgo de confusión para el consumidor, ya que no ampara los mismos productos que la marca fundamento de rechazo, ni productos relacionados y por lo tanto no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

   5. Las marcas en conflicto “no generarán confusión en el consumidor ya que sus productos se comercializan en líneas diferentes de mercado y además también se demuestra que actualmente coexisten pacíficamente sin generar ningún problema con el consumidor”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad FMC CORPORATION

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, presentación de la solicitud de registro como marca del signo SPOTLIGHT (denominativo), fue el 9 de enero de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literal a), 143 y 150 de la Decisión de la Decisión 486 y no se interpretará el artículo 172 por no ser aplicable al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

   Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

   En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

   Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   1. La marca y los requisitos para su registro.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de...