PROCESO 73-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 073-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literal i) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Marca: “I-TINIB” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00210.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 17 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 514, de 12 de marzo de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00210.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: NOVARTIS AG.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: COLINBRUS LTDA.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 29 de diciembre de 2008, la sociedad COLINBRUS LTDA. presentó solicitud de registro de la marca I-TINIB (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      – La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 601, de 27 de febrero de 2009 y, estando dentro del término legal, la sociedad NOVARTIS AG presentó oposición en contra de la misma en base a que el signo solicitado sería similar a la expresión genérica IMATINIB que se utiliza para los pacientes con cáncer, en aplicación del artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

      – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 42581, de 27 de agosto de 2009, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

      – Contra la citada Resolución, la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante las Resoluciones Nº 50941, de 30 de septiembre de 2009 y Nº 65091, de 16 de diciembre de 2009, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 42581, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante NOVARTIS AG manifestó lo siguiente:

      – Se vulneraron los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio se excedió en la voluntad del legislador, al interpretar erróneamente la norma citada para rechazar la oposición interpuesta.

      – Expone que “la marca solicitada no cumplía con los requisitos de registrabilidad puesto que en efecto es un signo que carece de distintividad al ser altamente confundible”.

      – Alega que “el sufijo –TINIB ha sido ampliamente utilizado por diferentes casas farmacéuticas para designar científicamente aquellas moléculas o ingredientes farmacológicamente activos que bloquean o inhiben el complejo enzimático BCR-ABL de la tirosina quinasa, impidiendo que el sustrato natural de dicha enzima sea fosforilado. Siendo así, la concesión de la marca I-TINIB no sólo confundiría al público general sino también al farmaceuta experto quien podría considerar, de manera errónea, que el producto comercializado bajo la marca concedida I-TINIB se trata, en efecto, de un nuevo inhibidor con características y propiedades diferentes comúnmente asociadas a esta clase de inhibidores, cuando en realidad dicha marca será utilizada para comercializar alguno de los medicamentos que, por ser inhibidor de la tirosina quinasa, tendrá el sufijo –TINIB”.

      – Por último, argumenta que, “al carecer de distintividad, la marca I-TINIB (denominativa) podría catalogarse como una marca engañosa, al ser altamente confundible con el término genérico IMATINIB e intentarse su apropiación exclusiva como marca para cualquier producto farmacéutico que podría no ser destinado al tratamiento para el cáncer”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda alegando que:

      – Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que la SIC otorgó debidamente el registro del signo solicitado.

      – El signo solicitado posee fuerza distintiva para ser registrado, por cuanto no reproduce la expresión genérica, por el contrario se aleja ortográficamente y es a lo sumo evocativa de ella.

   5. Fundamentos del tercero interesado .

      El tercero interesado COLINBRUS LTDA. contestó la demanda señalando que:

      – La marca solicitada I-TINIB (denominativa) no tiene connotación de signo genérico, pues el nombre es capaz de individualizar el producto, por lo que es suficientemente distintiva.

      – El sufijo -TINIB es de común utilización en el campo farmacéutico para productos utilizados contra el cáncer.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, adicionalmente, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a) y 135 literal i) de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135

   No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   (…)

   i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DISTINTIVIDAD.

      En el presente caso, la sociedad COLINBRUS LTDA. presentó solicitud de registro de la marca I-TINIB (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      – Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      – Es indicadora de la procedencia empresarial.

      – Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      – Concentra el goodwill del titular de la marca.

      – Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que...